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2021-02-06 09:02:08|
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起点商标网 （一）商标国际保护（注册）模式
1.单一国家商标国际注册
是指企业根据自身需要或客观情况，依据申请国商标法有关法律规定，委托中介机构（如商标代理机构）或自己直接向申请国商标主管机关（知识产权主管机关）递交商标注册申请。该商标国际注册模式优点在于注册范围十分广泛，可逐一在世界200多个国家和地区进行注册，并且申请方式灵活、安全，但其缺点在于各国法律规定差异较大，以致需反复申请注册，手续繁琐，耗费时间长，费用高，保护范围狭窄。
2.区域性商标国际注册
是指企业向某一区域性国际组织的商标主管机关（知识产权主管机关）申请商标注册，注册成功后将受到组织内各个成员国的法律保护。现阶段的区域性商标国际注册主要包括两种：一是欧盟商标国际注册，我国企业可向欧盟知识产权局（EUIPO）申请商标注册，获得商标专用权后对欧盟内的所有成员国产生效力，受各成员国法律保护；二是非洲商标国际注册，非洲知识产权组织（OAPI）成立于上世纪60年代，目前共有16个成员国，各成员国国内尚无独立的、专门的商标法律保护制度，只能统一受该组织的制度管理和法律约束，因此我国企业可通过OAPI申请商标注册获得商标专有权，从而得到该组织内各成员国的保护。
3.马德里商标国际注册
马德里体系是商标所有人通过在马德里联盟国家（目前共有102个成员国）申请商标注册，扩大商标专用权国际适用范围的商标国际注册体系，它主要受马德里协定和马德里议定书约束。在马德里体系下，商标国际注册的前提是国内基础申请，即申请人若想申请商标国际注册必须首先到本国商标主管局（知识产权主管局）对同一商标申请国家注册，之后必须再通过原属局（本国国内商标主管局）向WIPO国际局递交注册申请文件，不能自己直接向国际局递交，最后由国际局向各个指定注册国分发收到的注册申请文件。同时，我国企业在马德里体系下申请商标国际注册时，必须考虑其“中心打击原则”所带来的特别风险，即自申请人申请商标国际注册之日起五年内，如若基础申请（本国注册申请）被国家商标主管机关驳回、撤销、注销、宣告无效或申请人主动放弃，则所有指定国家都不再给予商标权的法律保护[4]。由此，马德里体系中的这一连锁反应便会给我国企业带来巨大损失。
由以上三种模式可见，我国企业开拓国际市场必须做到“市场未动，商标先行”，必须培养商标国际保护意识，必须注重商标国际注册工作，只有这样才能“防患于未然”。
（二）法律规制措施
1.预防措施
（1）完善商标确权制度。完善商标确权制度是解决商标海外抢注问题的最根本途径。上文已经提到，注册优先制、使用优先制以及混合制是目前国际上通行的三种商标确权制度。首先，注册优先制程序简单，可以很迅速、明确地认定商标专用权的归属，发生纠纷诉讼时也容易搜集证据，但注册优先制和商标权地域性特征二者一旦结合便为海外抢注行为的滋生提供了土壤。其次，使用优先制虽然能够确保商标与商品之间的统一性，进而有利于维护在先使用人的商标专用权，防止商标海外抢注现象的滋生，但该制度却使得在先使用人需耗费大量时间和精力去搜集充足的证据证明自己的最先使用情况，在诉讼中极有可能陷入举证不能的困局。我国目前的商标确权制度采用注册优先制，明显为商标海外抢注打开了方便之门，因此我国应尽快完善商标确权制度，采取混合制，即在认定商标专用权时须综合考量商标的注册和使用情况，坚决维护商标权人合法权益，严厉打击商标海外抢注行为。
（2）补充抢注相关法律。我国目前的《商标法》及其他相关法律并未对海外商标抢注概念作出明确规定，抢注行为的法律性质亦处于模糊状态，为了使日后商标海外抢注行为的规制有法可依，我国《商标法》应增加“商标海外抢注行为”的相关条款，尤其应明确“抢注”的具体含义、法律性质以及适用条件等。另外，由于我国法律针对国内商标抢注行为仅仅只是撤销该抢注商标，即使判令赔偿也不过是抢注人抢注期间所获利润或被抢注人因抢注受到的损失，这与抢注一旦得逞所获利润相比不过尔尔，可想而知，国内商标抢注行为的法律后果尚且如此，更别提商标海外抢注行为了。因此，我国《商标法》还应加重商标海外抢注者的法律责任，除了撤销抢注商标之外，轻者应给予不同程度的经济赔偿，重者必须承担相应的刑事责任。
（3）增强企业保护意识。我国企业现阶段的商标保护意识普遍淡薄，严重缺乏对商标国际注册重要性的认识，常常出现进入国际市场才发现商标已被抢注的尴尬局面。基于此种状况，我国企业首先必须树立起正确的商标保护意识，尤其需强化商标国际注册意识，做好商标国际注册工作，这便需要企业能够充分了解、熟悉各个国家的商标确权制度，究竟采用的是注册优先制，还是使用优先制，亦或是混合制。在采取注册优先制的国家（如日德等），为了避免商标海外抢注的发生，就应及时把握先机，尽早在这些国家申请商标注册；在采取使用优先制的国家（如英美等），企业一方面要尽早在这些国家的商业运作中使用商标，另一方面要及时保存在先使用商标的相关证据；在采取混合制的国家，企业在注册和使用方面就必须做好两手准备。另外，企业还需加强对商标国际注册体系的认识和运用，以及对包括续展期在内的各国商标法律制度要尽量熟练掌握。
（4）构建抢注预警机制。企业自主构建严密的商标抢注预警机制是防范商标海外抢注风险的最有效手段。简单来说，商标抢注预警机制就是企业内部设置专门的知识产权部门或通过委托专业的第三方中介机构（如商标代理机构）对海外市场有关该企业商标的情况进行实时监控，及时获取商标抢注的相关信息后，搜集有力证据并提出解决方案予以应对的措施。
商标抢注预警机制可以分为商标公告预警和商标市场预警。其中，商标公告预警是指监控国外的商标公告情况，如若发现国外的商标注册机构正在公告与企业相同或者近似的商标，就应及时在法定期限内提出异议；商标市场预警是指如果监控到国外市场上已经出现了抢注商标前的假冒或仿冒行为，应立即搜集证据并采取相应的法律手段，从而将商标抢注行为扼杀在“摇篮”里[5]。
目前，虽然我国大型企业（如跨国企业）已经在内部设立了单独的法律部门，由高薪聘请的专职律师负责海外监控并及时处理商标海外抢注事务，但在市场众多的非大型企业中并不多见。对此，我国企业必须尽快构建属于自己的商标海外抢注预警机制，既可以内部设置知识产权部门，也可以与外部商标代理机构合作，这将为企业自主品牌商标日后进军国际市场起到重要的保驾护航作用。
2.救济措施
（1）谈判协商商标权归属。由于商标海外维权诉讼的诉讼成本较高、败诉风险较大，因此我国企业应该将谈判协商商标权归属作为首选之策，除非商标确属驰名商标（《巴黎公约》有给予驰名商标特殊保护）或企业在使用优先制国家能够搜集到充分的在先使用证据。商标所有人通过与抢注者进行友好的谈判协商，一方面既可以花费较低费用赎回商标或直接无偿收回商标，如最新的“澄海玩企海外维权案”，该案就是通过谈判协商的方式将被抢注商标全部无偿收回；另一方面又可以使双方获得更多的商业合作机会，实现双赢，如早年的“海信商标案”，两家公司在协商转让商标专用权的基础上化干戈为玉帛，据专业人士分析，双方今后很可能会在彩电领域进行相关合作。
（2）启动异议或诉讼程序。当商标海外抢注行为具备前文已述（驰名商标或使用优先制）的特定条件时，我国企业通过运用法律手段进行商标海外维权是最切实可行的选择，它能够对抢注者产生威慑作用。第一，若在海外被抢注的商标正处于公告异议期间，我国企业应及时提出异议，此时就无需耗费高昂维权成本；第二，若被抢注商标已经经过公告程序，无法再提出异议，那么我国企业就只能通过诉讼方式夺回原本属于自己的商标[6]。无论是异议或诉讼程序，我国企业必须要妥善保管与商标有关的证明材料，同时还应及时充分搜集一切能证明商标归己所有的证据，这些都是确保商标海外维权成功的关键。
（3）企业主动求变。当我国企业由于经济实力差距无法与外国企业平等友好地谈判协商，也没有充足的精力和财力去应对程序复杂、成本高昂的诉讼程序时，可以采取一个更好、更快、更简单的方式——“换标”来使企业免受商标海外遭受抢注的困扰。此时企业可以重新设计新商标，并及时将其投入实际使用和进行新注册。虽然重新培育新商标会耗费企业一定的成本和时间，但可以赋予商标新的时代内涵，使企业焕发生机，起到事半功倍的效果，如联想“lenovo”商标的诞生便是如此[7]。
（4）政府保障维权。面对商标海外屡遭抢注的危机，我国政府应当给予高度重视，并适时协助企业启动商标海外维权行动。其实，政府的后援支持、维权保障作用更多的应体现在商标所有人和抢注者谈判协商商标权归属过程中，如“澄海玩企海外维权案”“海信商标案”无一不是政府在背后给予了强力支持。因此，政府一方面应积极主动协助行业协会和其他社会组织建立商标海外抢注投诉机制或海外商标信息服务平台，另一方面还应进一步规划、筹备建立专门的企业知识产权国际纠纷协调机构，以此发挥国家的力量来保障企业商标海外维权。
1.单一国家商标国际注册
是指企业根据自身需要或客观情况，依据申请国商标法有关法律规定，委托中介机构（如商标代理机构）或自己直接向申请国商标主管机关（知识产权主管机关）递交商标注册申请。该商标国际注册模式优点在于注册范围十分广泛，可逐一在世界200多个国家和地区进行注册，并且申请方式灵活、安全，但其缺点在于各国法律规定差异较大，以致需反复申请注册，手续繁琐，耗费时间长，费用高，保护范围狭窄。
2.区域性商标国际注册
是指企业向某一区域性国际组织的商标主管机关（知识产权主管机关）申请商标注册，注册成功后将受到组织内各个成员国的法律保护。现阶段的区域性商标国际注册主要包括两种：一是欧盟商标国际注册，我国企业可向欧盟知识产权局（EUIPO）申请商标注册，获得商标专用权后对欧盟内的所有成员国产生效力，受各成员国法律保护；二是非洲商标国际注册，非洲知识产权组织（OAPI）成立于上世纪60年代，目前共有16个成员国，各成员国国内尚无独立的、专门的商标法律保护制度，只能统一受该组织的制度管理和法律约束，因此我国企业可通过OAPI申请商标注册获得商标专有权，从而得到该组织内各成员国的保护。
3.马德里商标国际注册
马德里体系是商标所有人通过在马德里联盟国家（目前共有102个成员国）申请商标注册，扩大商标专用权国际适用范围的商标国际注册体系，它主要受马德里协定和马德里议定书约束。在马德里体系下，商标国际注册的前提是国内基础申请，即申请人若想申请商标国际注册必须首先到本国商标主管局（知识产权主管局）对同一商标申请国家注册，之后必须再通过原属局（本国国内商标主管局）向WIPO国际局递交注册申请文件，不能自己直接向国际局递交，最后由国际局向各个指定注册国分发收到的注册申请文件。同时，我国企业在马德里体系下申请商标国际注册时，必须考虑其“中心打击原则”所带来的特别风险，即自申请人申请商标国际注册之日起五年内，如若基础申请（本国注册申请）被国家商标主管机关驳回、撤销、注销、宣告无效或申请人主动放弃，则所有指定国家都不再给予商标权的法律保护[4]。由此，马德里体系中的这一连锁反应便会给我国企业带来巨大损失。
由以上三种模式可见，我国企业开拓国际市场必须做到“市场未动，商标先行”，必须培养商标国际保护意识，必须注重商标国际注册工作，只有这样才能“防患于未然”。
（二）法律规制措施
1.预防措施
（1）完善商标确权制度。完善商标确权制度是解决商标海外抢注问题的最根本途径。上文已经提到，注册优先制、使用优先制以及混合制是目前国际上通行的三种商标确权制度。首先，注册优先制程序简单，可以很迅速、明确地认定商标专用权的归属，发生纠纷诉讼时也容易搜集证据，但注册优先制和商标权地域性特征二者一旦结合便为海外抢注行为的滋生提供了土壤。其次，使用优先制虽然能够确保商标与商品之间的统一性，进而有利于维护在先使用人的商标专用权，防止商标海外抢注现象的滋生，但该制度却使得在先使用人需耗费大量时间和精力去搜集充足的证据证明自己的最先使用情况，在诉讼中极有可能陷入举证不能的困局。我国目前的商标确权制度采用注册优先制，明显为商标海外抢注打开了方便之门，因此我国应尽快完善商标确权制度，采取混合制，即在认定商标专用权时须综合考量商标的注册和使用情况，坚决维护商标权人合法权益，严厉打击商标海外抢注行为。
（2）补充抢注相关法律。我国目前的《商标法》及其他相关法律并未对海外商标抢注概念作出明确规定，抢注行为的法律性质亦处于模糊状态，为了使日后商标海外抢注行为的规制有法可依，我国《商标法》应增加“商标海外抢注行为”的相关条款，尤其应明确“抢注”的具体含义、法律性质以及适用条件等。另外，由于我国法律针对国内商标抢注行为仅仅只是撤销该抢注商标，即使判令赔偿也不过是抢注人抢注期间所获利润或被抢注人因抢注受到的损失，这与抢注一旦得逞所获利润相比不过尔尔，可想而知，国内商标抢注行为的法律后果尚且如此，更别提商标海外抢注行为了。因此，我国《商标法》还应加重商标海外抢注者的法律责任，除了撤销抢注商标之外，轻者应给予不同程度的经济赔偿，重者必须承担相应的刑事责任。
（3）增强企业保护意识。我国企业现阶段的商标保护意识普遍淡薄，严重缺乏对商标国际注册重要性的认识，常常出现进入国际市场才发现商标已被抢注的尴尬局面。基于此种状况，我国企业首先必须树立起正确的商标保护意识，尤其需强化商标国际注册意识，做好商标国际注册工作，这便需要企业能够充分了解、熟悉各个国家的商标确权制度，究竟采用的是注册优先制，还是使用优先制，亦或是混合制。在采取注册优先制的国家（如日德等），为了避免商标海外抢注的发生，就应及时把握先机，尽早在这些国家申请商标注册；在采取使用优先制的国家（如英美等），企业一方面要尽早在这些国家的商业运作中使用商标，另一方面要及时保存在先使用商标的相关证据；在采取混合制的国家，企业在注册和使用方面就必须做好两手准备。另外，企业还需加强对商标国际注册体系的认识和运用，以及对包括续展期在内的各国商标法律制度要尽量熟练掌握。
（4）构建抢注预警机制。企业自主构建严密的商标抢注预警机制是防范商标海外抢注风险的最有效手段。简单来说，商标抢注预警机制就是企业内部设置专门的知识产权部门或通过委托专业的第三方中介机构（如商标代理机构）对海外市场有关该企业商标的情况进行实时监控，及时获取商标抢注的相关信息后，搜集有力证据并提出解决方案予以应对的措施。
商标抢注预警机制可以分为商标公告预警和商标市场预警。其中，商标公告预警是指监控国外的商标公告情况，如若发现国外的商标注册机构正在公告与企业相同或者近似的商标，就应及时在法定期限内提出异议；商标市场预警是指如果监控到国外市场上已经出现了抢注商标前的假冒或仿冒行为，应立即搜集证据并采取相应的法律手段，从而将商标抢注行为扼杀在“摇篮”里[5]。
目前，虽然我国大型企业（如跨国企业）已经在内部设立了单独的法律部门，由高薪聘请的专职律师负责海外监控并及时处理商标海外抢注事务，但在市场众多的非大型企业中并不多见。对此，我国企业必须尽快构建属于自己的商标海外抢注预警机制，既可以内部设置知识产权部门，也可以与外部商标代理机构合作，这将为企业自主品牌商标日后进军国际市场起到重要的保驾护航作用。
2.救济措施
（1）谈判协商商标权归属。由于商标海外维权诉讼的诉讼成本较高、败诉风险较大，因此我国企业应该将谈判协商商标权归属作为首选之策，除非商标确属驰名商标（《巴黎公约》有给予驰名商标特殊保护）或企业在使用优先制国家能够搜集到充分的在先使用证据。商标所有人通过与抢注者进行友好的谈判协商，一方面既可以花费较低费用赎回商标或直接无偿收回商标，如最新的“澄海玩企海外维权案”，该案就是通过谈判协商的方式将被抢注商标全部无偿收回；另一方面又可以使双方获得更多的商业合作机会，实现双赢，如早年的“海信商标案”，两家公司在协商转让商标专用权的基础上化干戈为玉帛，据专业人士分析，双方今后很可能会在彩电领域进行相关合作。
（2）启动异议或诉讼程序。当商标海外抢注行为具备前文已述（驰名商标或使用优先制）的特定条件时，我国企业通过运用法律手段进行商标海外维权是最切实可行的选择，它能够对抢注者产生威慑作用。第一，若在海外被抢注的商标正处于公告异议期间，我国企业应及时提出异议，此时就无需耗费高昂维权成本；第二，若被抢注商标已经经过公告程序，无法再提出异议，那么我国企业就只能通过诉讼方式夺回原本属于自己的商标[6]。无论是异议或诉讼程序，我国企业必须要妥善保管与商标有关的证明材料，同时还应及时充分搜集一切能证明商标归己所有的证据，这些都是确保商标海外维权成功的关键。
（3）企业主动求变。当我国企业由于经济实力差距无法与外国企业平等友好地谈判协商，也没有充足的精力和财力去应对程序复杂、成本高昂的诉讼程序时，可以采取一个更好、更快、更简单的方式——“换标”来使企业免受商标海外遭受抢注的困扰。此时企业可以重新设计新商标，并及时将其投入实际使用和进行新注册。虽然重新培育新商标会耗费企业一定的成本和时间，但可以赋予商标新的时代内涵，使企业焕发生机，起到事半功倍的效果，如联想“lenovo”商标的诞生便是如此[7]。
（4）政府保障维权。面对商标海外屡遭抢注的危机，我国政府应当给予高度重视，并适时协助企业启动商标海外维权行动。其实，政府的后援支持、维权保障作用更多的应体现在商标所有人和抢注者谈判协商商标权归属过程中，如“澄海玩企海外维权案”“海信商标案”无一不是政府在背后给予了强力支持。因此，政府一方面应积极主动协助行业协会和其他社会组织建立商标海外抢注投诉机制或海外商标信息服务平台，另一方面还应进一步规划、筹备建立专门的企业知识产权国际纠纷协调机构，以此发挥国家的力量来保障企业商标海外维权。
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