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马德里议定书中的陷阱

2021-02-03 01:02:01|223|起点商标网
对于希望在美国边境以外保护其商标的美国商标所有人,乍看之下,新近通过的《马德里议定书》条约似乎提供了一个非常容易且负担得起的程序。自2003年11月2日起,以电子方式向美国专利商标局(USPTO)提交并由世界知识产权组织(WIPO)管理的单个申请可能会导致58个马德里市中的任何一个或全部获得商标保护。从欧洲,中国和日本到摩尔多瓦共和国和莱索托共和国的议定书成员国。但是,由于外观可能具有欺骗性,因此必须谨慎行事。
使用《马德里议定书》进行商标国际注册似乎确实有很多好处:可以用一种语言(英语或法语)提交和起诉申请,使用寿命为十年,而续约日期为一个,通知将记录名称或地址的更改和分配,并且在初始提交日期之后可能会添加更多国家/地区。通过《马德里议定书》提交的初始费用也少于直接在每个国家提交单独的国家申请的费用。
虽然这种一站式注册和维护国际商标的购物诱人诱人,但在整个看似简单的应用程序中,都散布着粗心的陷阱。与大多数提议听起来似乎难以置信一样,不能替代基于对每个特定国家进行《马德里议定书》注册的复杂性和局限性的透彻理解而进行的周到的,逐案的战略分析。
最重要的是,必须认识到在WIPO的注册根本不是一个“注册”。相反,WIPO注册实际上是单个国家申请的集中捆绑,在由国家商标当局审查后,它们可能会成熟为国家注册。
每个国家/地区的申请均会根据国家/地区的当地法律和标准进行审查和审查,通常会在12到18个月内处理完毕。申请仍将在每个国家/地区内公开提出反对。如果任何指定国家的申请被拒绝或反对,则需要及时采取行动。因此,根据《议定书》在某些国家提出申请可能会产生重大后果,例如需要在全球范围内同时进行外国当事人之间的诉讼。由此产生的成本可能大大超过最初减少的注册费。
可能还会出现无法预料的问题。尽管美国商标所有人可以通过USPTO以电子方式提交初始申请,但全球申请系统远非电子化。在个别成员国中,响应办公室行动的截止日期有时很短。实际上,由于将通信从指定国家邮寄到瑞士的WIPO需要时间,因此在某些司法管辖区及时做出答复可能非常困难,甚至不可能,因为这又需要将其邮寄给瑞士的律师。美国商标所有人的记录。然后,美国法律顾问必须分析该办公室的行动,在适用的司法管辖区中保留当地法律顾问,并在指定的期限内发送有关提交答复的指示。在任何情况下,
另一个非常重要的考虑因素是,根据《马德里议定书》进行的国际注册取决于母国申请(也称为“基本”申请)。美国实体必须通过美国专利商标局(USPTO)进行申请。美国专利商标局是世界上最拥挤的注册地之一,与大多数其他国家/地区相比,该申请通常会受到更严格的审查,并且在获得商标注册时遇到更多的困难。
美国商标所有人也可能会根据《马德里议定书》进行注册,从而牺牲更为广泛的国际保护。美国专利商标局趋向于要求商标申请人非常狭义地定义商品和服务,因此在国外授予的商标保护将限于基本申请中指定的范围。例如,许多国家否则将允许对诸如“服装”或“计算机程序”之类的商品进行广泛描述,但根据该条约,国际注册将限于美国规定的更为狭窄的“衬衫和领带”规范,或者“会计领域电子表格的计算机程序。”
《马德里议定书》还要求商标必须始终与原始申请中的商标完全相同。如果申请人所处行业的风格标记的外观可能随时间变化或演变,则可能会出现问题。
此外,如果发生“集中攻击”,导致原籍国注册在五年内被拒绝或以其他方式被取消,则整个国际注册也将被取消。幸运的是,有一条缓解条款,规定了为期三个月的宽限期,以将《马德里议定书》的注册转换为单独的国家申请,保留原始申请的提交日期。但是,将《马德里议定书》的注册转换为国家申请将非常昂贵。
在选择进行《马德里议定书》下的国际注册时,另一个重要的考虑因素涉及将商标转让仅限于《马德里议定书》管辖范围内的个人或公司。例如,加拿大和几个拉丁美洲国家不是该条约的签署国,因此,根据《议定书》进行的国际注册可能会干扰向非成员国出售资产的行为。
因此,《马德里议定书》应被视为进行商标国际注册的一种选择,而不是唯一的选择。例如,在欧洲需要商标保护的美国实体仍应考虑利用欧洲共同体商标(CTM)。
与《马德里议定书》一样,CTM使用一种申请费和申请费,该费用涵盖成员国(目前为15个国家,到2004年5月1日将扩大到25个国家)。但是,CTM的显着不同之处在于,它是一个单一的统一权利,不依赖于原籍国注册。申请人不仅限于较窄的美国定义,并且无论美国商标申请或注册的效力如何,国际保护仍然存在。另外,由于仅在一个中心位置检查该申请,因此没有当事人之间多重性的危险许多欧洲国家的异议程序。此外,虽然在《马德里议定书》主持下获得的国家注册很容易因在特定国家/地区不使用注册商标而被取消,但只要在任何国家/地区使用商标,CTM注册就不会那么脆弱。成员国。
《马德里议定书》为美国商标所有人提供了一种在其他国家注册商标的新方法,可能会有所帮助。在作为全面战略计划的一部分进行认真实施后,美国实体现在将能够享受此简化程序所提供的简单性,灵活性和初始可负担性。但是,该议定书不是万能药。使用它可能没有好处,并且在某些情况下可能最终证明是昂贵的负担。因此,与大多数法律问题一样,没有什么替代品可以进行仔??细而周到的分析,在这些分析中,我们对优点和缺点进行了审查,以便可以为客户提供适当的建议。有时,表面上看似简单的东西实际上在下面造成了更大的复杂性。

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