申请中国外观设计专利时能不能以外国发明专利申请作为优先权

2021-05-23 05:05:05|

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优先权制度是专利制度的基石之一。关于外国优先权，一般为大家所知的是，发明和实用新型可以互为优先权基础，外观设计可以作为外观设计的优先权基础，然而它们的法律依据是什么，其他组合在当前的中国实践中能否成立，本文从优先权制度的根本目的、各国制度的协调对等等角度浅探中国应该采取的审查标准。

根据《专利法》第二十九条第一款的规定，“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”无论该款中的“相同主题”如何解释，毫无疑问的是，在先申请和在后申请为相同申请类型是可行的。

日、美、韩、欧等或通过书面规定或通过实践确认了情形①的可接受性。

《日本意匠审查基准》第101.3.6“优先权基础申请不是外观设计申请和实用新型申请的情形”规定到，巴黎公约未规定发明专利申请和商标申请作为外观设计优先权基础，在我国（指日本），该种优先权主张的效果根据不同法律间（指特许法（发明专利法）、实用新案法（实用新型法）、意匠法（外观设计法）、商标法等）的申请能否相互转换进行判断。对于发明专利申请作为外观设计优先权基础的，由于日本规定发明专利申请和外观设计申请相互之间可以转换，如果以发明专利申请作为外观设计优先权基础，只要外观设计申请与优先权证明文件显示的是同一设计，就可以享有优先权，而从商标申请向外观设计申请的转换不被允许，因此以商标申请作为外观设计优先权的基础不被允许。由此可见，日本以书面规定明确了情形①的可接受性。

此外，美国、韩国、欧洲虽然没有如日本一样以书面规定，但都通过实践进行了明确。其中，美国MPEP关于外国优先权规定到，在一定条件并且满足某些要求的情况下，在美国提交的专利申请可以享受在外国提交的在先申请的申请日。这些条款并不关注在先申请和在后申请的类型，而是采取了在先申请和在后申请须是“相同的发明创造”这一更为宽泛的措辞。在这些主要国家或区域都给予接受的情况下，出于对等原则，中国应该接受情形①。

基于以上观点，笔者请教了专利局资深专家，得到的答复是，关于情形①，曾经有过允许的案例，但还缺乏具有普遍指导性的审查政策，目前，专利局正在结合加入海牙协定和专利法修改考虑明确相关审查基准，敬请期待！

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