发明专利申请案例分析：创造性判断中最接近现有技术的确定

了解专利知识的人一般都知道，发明专利在判断创造性时，一般采用“三步法”的方式，即1、确定最接近的现有技术，2、确定发明实际解决的技术问题，以及3、判断是否显而易见。

如果对本领域技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具备创造性，符合专利法第22条3款的规定。

按照《审查指南》规定，三个步骤具体如下：

1、确定最接近的现有技术
最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，是在技术上与发明最为接近并涉及相同或相似的技术问题的一个技术方案。 这样的技术方案通常表现为与发明具有相同或相近的应用领域或涉及相同或相似的技术问题的产品或方法，且其技术方案经过较少的调整，即可以得到要求保护的发明；除对技术方案结构上的相似性予以关注外，应用领域以及所涉及的技术问题在判断过程中具有不容忽视的意义；但在某些情况下，即便现有技术与要求保护的发明的应用领域不尽相同，各自有各自的用途，但若能够实现发明的功能，解决相应的技术问题，仍可以成为实现发明的出发点。

2、确定发明实际解决的技术问题
准确找出发明与最接近现有技术的区别特征，考虑它们在技术方案中所起的作用和达到的效果，是确定发明实际解决的技术问题的基础。

3、显而易见的判断
显而易见判断的关键在于，本领域技术人员面对客观需要解决的技术问题，从现有技术整体出发，是否可以得到启示实现发明要求保护的技术方案。

确定最接近现有技术的一般要求
如果现有技术与发明的技术领域相同，涉及同样的技术问题，且为解决该问题而形成的技术构思一致，具有较多相同的技术特征，则该现有技术构成与发明密切相关的技术方案。如果本领域技术人员面对所要解决的技术问题，能够切实以此为原点进一步前行，则应当认为这样的现有技术是通向发明有希望的起点。

案例：

名称：日本血吸虫成虫锌指蛋白编码基因SjZFP1及其应用
申请号：200910195461.8
申请人：中国农业科学院上海兽医研究所
申请日：2009年09月10日

该专利申请涉及的发明要求保护某抗性基因制备疫苗的用途。
权利要求1：一种日本血吸虫锌指蛋白编码基因SjZFP1，其核苷酸序列及其编码的相应氨基酸序列如SEQ ID NO：1所示。
审查过程中，审查员检索到申请日前的公开文献对比文件1(Hu W.等人，Evolutionary and biomedical implications of a Schistosoma japonicum complementary DNA resource，Nature Genetics，第35卷，第139-147页，公开日：2003年09月14日)。对比文件1同样是为了最终制备疫苗，尝试初步筛选相关抗性基因，其仅公开了一小段与该抗性基因相关的标签序列及其潜在用途，从基因序列结构的比较上来看长度与发明申请是有差异的。

经过两次通知书的答复，审查员最终驳回了本申请，驳回理由如下：

权利要求1请求保护一种日本血吸虫锌指蛋白编码基因SjZFP1，其核苷酸序列及其编码的相应氨基酸序列如SEQ ID NO：1所示。
对比文件1公开的编码氨基酸序列的cDNA核苷酸序列与权利要求1的SEQ ID NO：1所示SjZFP1基因的ORF区同源性达99.7%，仅个别核苷酸不同。
根据已知基因序列设计引物进行PCR扩增是本领域的常规技术手段，在对比文件1公开的日本血吸虫锌指蛋白基因序列的基础上，设计引物从日本血吸虫总mRNA中克隆日本血吸虫锌指蛋白编码基因对于本领域技术人员是显而易见的。
本领域技术人员知道，进行较长核苷酸序列的PCR扩增时出现个别核苷酸的误差是常见现象，核苷酸的不同会导致其编码氨基酸的不同，权利要求1的SEQ ID NO：1所示序列与对比文件1公开的序列的个别核苷酸和氨基酸的不同可以是实际PCR扩增中出现的正常现象，况且根据本申请说明书可知，个别核苷酸和氨基酸的不同既非申请人有目的的定点突变，也未取得预料不到的技术效果。
因此，权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

申请人不服，提出复审请求。

复审请求时修改了权利要求书，修改后的权利要求1内容如下：

1.一种日本血吸虫锌指蛋白编码基因SjZFP1在制备抗日本血吸虫病基因工程疫苗中的应用，其特征在于，日本血吸虫锌指蛋白编码基因SjZFP1的核苷酸序列及其编码的相应氨基酸序列如SEQ ID NO：1所示。

复审委经过审查认定，发明申请与对比文件1的目的都是为了获取血吸虫抗性靶基因以便制备疫苗；采用的技术路径都是通过筛选血吸虫噬茵体展示cDNA文库，得到靶基因表达序列标签。不同仅在于，发明在筛选到标签后进行了表达，并验证分析了其免疫效果，进而将对应的抗性基因用于制备疫苗；现有技术则筛选到标签后即终止了研发，但其明确提到，今后有必要将标签“进行免疫预防实验，以验证其作为候选疫苗的可能性”。同时，在抗性标签的基础上得到相应抗性基因并制备疫苗的过程，属于生物工程领域疫苗的一般性研发思路；该研发过程中也仅采用了本领域的常规技术手段。可见，两者的发明构思是一脉相承的，本领域技术人员在该现有技术的基础上，有充分动机和足够能力利用其公开的标签，获得相应的抗性基因用于制备疫苗。
即对比文件 1公开了发明申请对现有技术进行改进的基础，同时教导了改进方向，尽管其没有直接公开抗性基因的全长序列，但是由于表达标签的获得正是发明研发构思中必要的节点，实际上提供了完成发明的最佳起点，理应被认定为相对于本发明而言最接近的现有技术。

最终复审委认为本专利基于现有技术不具备创造性，维持了驳回决定。

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