赤裸裸的许可：商标所有人要当心

赤裸裸的许可并不像名称中所暗示的那样有趣。相反，它可以标志着商标所有者对其商标的专有权的终止。当商标所有者未能对被许可人进行适当的质量控制时，即发生裸照许可。这通常发生在商标所有者授予第三方使用商标的权利很少或没有限制的情况下。当商标所有者未能执行许可协议中的质量控制规定时，也可能发生裸照许可。在失败的商标所有者控制使用其商标通过第三方可能导致商标不再代表消费者期望的产品或服务的质量。第九巡回法庭指出，这种许可“具有内在欺骗性，构成许可人放弃商标的任何权利。” 

在第九巡回前一个这样的情况下，被许可人寻求救济宣告针对商标，理由是所有者的商标所有人遗弃在其权利的商标被授予裸许可给他人。有问题的商标FREECYCLE由The Freecycle Network（“ TFN”）拥有，并由TFN用来标识TFN的称为“ freecycling”的服务。搭便车是一种将不需要的物品交给另一个物品的做法，以便可以继续按预期使用它。  

Lisanne Abraham于2003年未经TFN的同意，了解或参与，成立了Freecycle Sunnyvale（“ FS”）。此后不久，亚伯拉罕通过电子邮件发送给TFN，要求使用TFN的徽标。作为回应，TFN允许亚伯拉罕在不得将其用于商业目的的情况下使用TFN网站上的徽标。该通信是对FS使用TFN商标施加的唯一TFN限制。  

两年后，由于法院未知的原因，TFN命令FS停止并停止使用TFN的商标。FS拒绝遵守该规定，并针对TFN提出了宣告性判决诉讼，指控其基于裸照许可辩护不侵犯TFN商标。FS辩称，TFN放弃了其使用TFN商标的权利，因为它在授予FS商标使用的不受限制和不受监控的权利时从事裸照许可。

为了确定TFN是否授予FS裸照，第九巡回法院审视了以下三个要素：（1）TFN是否有权控制商标的使用，（2）TFN是否对FS与FS相关的活动行使实际控制权？ （3）TFN是否合理地依靠FS来维持对商品和服务的质量控制。

法院首先确定了TFN是否有权控制FS许可的商标的使用。如前所述，TFN授予FS在电子邮件通信中使用TFN商标的权利。没有明确的书面协议限制或监视使用TFN商标生产的商品或服务的质量。甚至关于FS不得将其商标用于商业目的的建议，对TFN监视或检查商标使用的能力也保持沉默。因此，法院认为TFN没有明确的合同权利来控制FS使用TFN商标生产的商品或服务的质量。  

尽管事实是TFN缺乏明确的控制质量的合同权利，但法院仍审查了TFN是否对其商标保持实际控制权。如果TFN保持实际控制权，那么FS的裸照辩护将无法生存。TFN辩称其确实保持了实际控制权，因为其成员团体遵守了TFN的质量标准，包括其有关自由骑行活动的规则和准则。但是，法院认为这些规则和准则不是严格的，而是非常灵活的。此外，这些标准并没有统一应用，也没有充分控制TFN成员团体提供的商品或服务的质量。 

最后，TFN争辩说，即使不执行实际控制，它也有理由依靠其成员的质量控制措施。法院指出，它先前曾发现，在建立“密切工作关系”的地方，许可人可以依靠被许可人控制商品或服务的质量。但是，在这些情况下，双方之间的关系非常密切和亲密。TFN和FS之间没有如此紧密和亲密的工作关系，并且TFN无法合理地依赖FS的质量控制标准。

法院裁定，TFN（1）没有保留明确的合同权利来控制商品质量；（2）没有对FS的质量控制措施进行实际控制；（3）依靠FS的质量控制措施是不合理的。由于这些原因，法院裁定TFN从事裸露许可，从而放弃了其商标。 

对于许可其商标的商标所有者， 此案是一个警示性的故事。该商标所有人必须保持其控制质量控制措施的产品和/或使用许可商标的服务连接的能力。就TFN而言，带有明文规定的书面许可协议为TFN赋予了检查和质量控制权可能会节省TFN的商标，尤其是如果TFN采取合理措施来保护其商标。

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