联邦上诉法院处理破产中商标许可的转让

第七巡回上诉法院最近的一项决定为任何人起草了包含商标许可的文件提供了两个重要的教训。在XMH公司（Re XMH Corporation）中，第七巡回法院裁定，在破产案件中，被许可人不得因许可人的反对而转让商标许可，除非协议中有明确规定许可该转让的许可。[1]  但是，法院还裁定，与商标商品生产有关的“服务合同”在破产时可以完全转让，但没有明确声明是商标许可。

在XMH公司成立之后，商标所有者，被许可人及其顾问必须仔细考虑是否在许可协议中包括一项允许转让商标许可的规定。被许可人将需要协商，以便将其在出售业务时希望传达的任何关键商标许可都包括在内。但是，对于商标所有人而言，这样的规定将覆盖保护商标所有人的默认规则，并允许债务人许可人或其继承破产受托人即使在商标权上也将商标许可协议分配给出价最高的人所有者的异议。重要的是，鉴于第七巡回法院对当事方使用的标签具有重要的意义，当事方必须考虑如何表征其协议：被指定为“服务合同”的协议很可能在破产中仍可完全转让，尽管协议中有相反规定，除非另有明确规定，否则被称为“商标许可”的协议可能无法转让。

XMH案例概述

在根据《破产法》第11章申请破产保护后，服装公司XMH Corporation（以前称为Hartmarx）寻求破产法院的许可，以出售其子公司之一Simply Simply Blue的资产。作为此类出售的一部分，XMH试图在Simply Blue与另一家服装公司Western Glove Works之间签定一份执行合同。合同分为两个阶段。在初始阶段，Western Glove授予Simply Blue许可销售带有商标的女士牛仔裤。“ Jag Jeans”换来了12.5％的版税。第二阶段仅在许可证到期后开始，前提是Western Glove将继续以自己的帐户出售商标服装，而Simply Blue将继续提供各种支持服务，包括为Western Glove提供采购，营销和销售以及商品服务换取Western Glove净销售额的30％。

第七巡回法院认为不得转让许可协议

在确定XMH是否可以转让有争议的合同时，第七巡回法院首先指出，《破产法》第365（c）（1）条禁止债务人（此处为XMH / Simply Blue）在“适用法律”的情况下转让执行合同（也就是说，任何以其他方式约束合同的非破产法律都允许另一方（在这种情况下为Western Glove）拒绝接受受让人（即，建议的购买者）的履行，而不论合同本身是否禁止这种转让[ 2]  第七巡回法院裁定商标法构成了这种“适用法律”也就不足为奇了。但是法院走得更远，认为在没有合同条款的情况下，明确授权转让，联邦和州商标法律普遍禁止被许可人因许可人的反对而转让商标许可。第七巡回法庭解释说，这种“默认规则”与商标所有人的一般期望是一致的，因为商标反映了商标所有人品牌的简称，消费者将使用该商标来关联某些特性，例如产品质量。因此，为了确保产品继续体现预期的质量并防止对商标的欺骗性使用，禁止未经所有者同意而转让商标。由于Simply Blue与Western Glove之间的合同省略了任何授权转让的规定，商标许可，即使是在破产保护下，也无法因Western Glove的反对而转让。

但是，第七巡回法院发现，合同的第一阶段已经到期，根据该合同，Simply Blue从Western Glove获得了商标许可，因此，在出现可转让性问题时，该协议无非是一份普通服务合同。因此，第七巡回法院没有理由排除协议转让的理由。

Western Glove辩称，该协议的服务部分构成了“隐含”许可，使其无法转让。第七巡回法院断然拒绝了这一说法。第七巡回法院承认在某些情况下商标所有者可能将对商标产品的太多责任让给服务提供商，以至于构成“裸照”，但相反，第七巡回法院发现，Western Glove几乎保留了对该商标的专有控制权。产品和商标。

法院还非常重视以下事实，即当事方本身已明确区分了合同的第一阶段为商标许可协议和第二阶段为服务协议。第七巡回法庭建议，如果Western Glove希望阻止Simply Blue在未经许可的情况下转让服务合同，Western Glove仅需获得Simply Blue同意将其指定为商标分许可。但是，在没有这种指定的情况下，第七巡回法院认为服务协议是可转让的。

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