不转让总商标

美国第二巡回上诉法院在裁定诉讼中的执照含糊不清且无权决定简易判决后，推翻了对被告商业秘密侵权人Cadbury Stani（Stani）的简易判决。法院还讨论了“全部”转让商标的法律效力，即不转让商标所象征的商誉。The Topps Co.诉Cadbury Stani SAIC。

Topps将尊重某些泡泡糖品牌的商标和商业秘密授权给南美的Stani。该许可被修改为在1996年终止，并签署了第二份协议，规定在终止时将商标转让给Stani的费用为100,000美元。1996年，许可证按其条款到期，商标被转让，Stani继续制造和销售商标的口香糖。在1999年，Tops起诉滥用商业秘密口香糖成分配方。Stani辩称，两家公司都没有在1996年以后使用Topps的配方来制作口香糖，而且Topps已经将商业秘密与商标一起转让了。地方法院裁定，合同未明文规定商业秘密的转让。

第二巡回法院同意，根据美国法律，以总价转让商标是无效的，但指出这是“法律的一个复杂且不断发展的领域”。法院注意到一种司法趋势，即寻找一种有效的转让，在这种转让中，标记的商品与转让人的商品“实质上相似”，尽管不完全相同，“从而不会欺骗或伤害消费者”。法院发现，斯塔尼公司1996年后的口香糖是否与1996年以前使用Topps公式制得的口香糖基本相似的事实问题无法通过简易判决确定。法院进一步指出，阿根廷而不是美国的商标法律，这将受到法律控制，但该问题从未得到过简报。尽管该意图的法律效力尚不清楚，但仍考虑到当事各方是否打算以总额转让商标来解释合同语言，从而使本案退回。

执业须知：分配商标时，律师应仔细考虑并以合同方式规定将要应用所分配商标的商品。在这里，据称是商标转让的十二年，而在提起诉讼的九年之后，当事方的权利仍未解决。

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