商标分类 
商标转让 
您当前的位置： 判例法作为商标所有权，许可和执行的指南
2021-01-28 10:01:55|
308|
起点商标网 拥有联邦商标注册有很多好处。该注册构成以下方面的初步证据：
有关商标的有效性和注册；
注册人对该商标的所有权；
注册人在注册的商品或服务中使用商标的专有权。
但是，商标与其他形式的知识产权不同，因为一方仅通过商业使用来获得商标的权利。首先通过使用来使用商标的一方，并以该商标作为来源的指定，对该商标拥有更高的权利。结果，可以驳斥由联邦注册授予的所有权推定。
所有权
根据普通法，所有权首先授予在真正的商业交易中使用商标的一方。换句话说，必须赢得竞争才能建立商标所有权。
为了建立使用，商标必须贴在产品上或用于向公众出售或提供服务的销售中，并且其使用必须是连续且真实的。足以构成使用量的活动数量是根据个案确定的事实问题。指导原则是，活动必须足够公开，以在相关公众中识别或区分商标所有者的商品或服务。仅使用商标的意图不足以确立普通法权利。
发牌
商标所有者可以建立必要的使用权，以通过第三方成为权利所有者。例如，被许可人正确使用商标会使所有人受益；反之，因此，商标所有者可以依靠受控被许可人的使用来证明商标的继续使用。《兰纳姆法》第5条明确承认许可人通过受控受控被许可人首次使用商标来获得商标权。美国法典第15款第1055条规定：“如果某人首次使用商标受商品或服务性质和质量的注册人或商标注册申请人控制，则该首次使用应享有收益视情况而定。” 因此，尽管连续而真诚建立商标权需要使用商标，另一方可以为商标所有者的利益使用商标。
尽管商标所有者可以通过建立第三方许可权，他们可以通过同时也失去权利的放弃所谓的“裸”牌。当许可人未能对被许可人进行适当的质量控制时，就会发生这种情况。确定是否已进行适当质量控制的因素包括商标所有者是否：
保留商标使用质量的合同权利；
实际控制了商标使用的质量；
合理地依靠被许可人维持商品或服务的质量。
虽然商标不是强制性的许可证以书面形式提出，强烈建议您使用。此外，它应指定被许可方要维护的标准，并声明许可方有权检查或监督质量，以确保维持这些标准。无论许可是提供检查还是监督，许可人都应遵循并按照许可的规定行事。最后，如果许可方打算依靠被许可方来确保质量（如果双方之间存在紧密的工作关系，这是允许的），则许可应包括该关系的基础以及基于以下原因可以信任被许可方的原因：它的历史或适当的机制。这有助于避免商标因裸照而被遗弃。
商标获得许可后，可能会出现由哪一方有权执行商标的问题。美国许多法院的结论是，联邦商标的独家许可人可以提起诉讼。话虽如此，法院还认为，只有在许可协议授予被许可人专有权和等同于受让人的商标或权利的财产权益的情况下，起诉权才可以存在。
许可协议可以授予被许可人起诉侵权的权利，前提是他们授予商标专有许可和商标的财产权益。
执法
在Halcyon Horizo??ns，Inc诉Delphi Behavioral Health Grp，LLC（2017 US Dist LEXIS 72258 *; 2017 WL 1956997（ND Cal，2017年5月11日））中，法院考虑了被许可人是否有提起商标侵权诉讼的资格。在这样做时，法院参考了以下两个案件提供指导。
在Innovation Ventures，LLC诉Pittsburg Wholesale Grocers，Inc（2013 US Dist LEXIS 34937，2013 WL 1007666，at * 6（ND Cal，2013年3月13日））中，法院指出，许可人International IP保留“检查的权利“创新创投公司为了维持质量控制而使用商标”，但没有给予足够的重视，因为（如上所述）此类监管几乎是每个许可的一部分。
法院解释说：“国际知识产权也保留了对诉讼的部分控制权……因为该协议规定，如果和解协议包括承认专利无效或其他对专利权的可行性产生不利影响的事项，Innovation Ventures可能不会解决诉讼/诉讼。任何知识产权，除非双方事先同意（“ id”）。但是，法院将其描述为一个狭义的限制，“实际上并没有改变Innovation Ventures作为控制知识产权利用方的地位”。
最终，法院发现，国际知识产权组织与Innovation Ventures之间的交易结构也很重要，因为“转让和相互许可回赠的有效性已得到充分确立”。总体而言，“国际知识产权保留的权利很少”。鉴于这些事实，法院拒绝裁定创新风险投资公司缺乏起诉的资格。
在LASCO Fittings，Inc诉Lesso America，Inc（2014 US Dist LEXIS 195518，2014 WL 12601016（CD Cal，2014年2月21日））中，法院将有争议的许可协议与Innovation Ventures中的许可协议作了对比，并得出结论认为，该许可协议“受到更多限制范围”（ID为* 4）。首先，法院解释说，许可“仅适用于某些类型的产品，而不是全部商标”。其次，它包含“明文规定许可人保留商标的所有权和所有权以及专有许可中未明确授予的所有权利的条款”。第三，许可人保留“使用商标控制LASCO销售的产品的性质和质量的要求，该要求与转让不符”。最后，法院认为，尽管许可授予LASCO“对许可所涵盖的某些产品提起商标强制执行的权利，但LASCO必须通知许可人，不得对其他产品强制执行商标”。法院指出，与Innovation Ventures不同，“许可证不是转让和许可证返还协议”。因此，该协议的结构并未暗示双方“打算将专有许可等同于转让”。基于这些事实，法院驳回了LASCO的诉讼请求，理由是诉讼人身分不足。
Halcyon法院得出结论，该案的事实在LASCO和Innovation Ventures之间。赞成提起诉讼的事实是，许可授予实际上是整个商标的有效使用，而不仅仅是某些服务的有效使用。此外，许可协议中没有任何条款“明确说明许可人保留商标的所有权和所有权，以及专有许可中未明确授予的所有权利”。
但是，与立案权衡的事实是，与Innovation Ventures中的许可人相比，许可人对诉讼保留了更大的控制权。两项协议均要求许可人批准可能影响商标的和解协议，但Halcyon许可还要求许可人批准“起诉侵权者并防御侵权行为”。此外，虽然被许可人可以决定提起诉讼，但不能决定不提起诉讼。如果拒绝提起诉讼，则许可人可以这样做。后两项规定不仅仅是“对诉讼的控制权”（2013 US Dist LEXIS 34937、2013 WL 1007666，* 6）。最后，与创新风险投资公司，双方尚未订立的转让和许可回协议，其中LASCO法院发现权衡站着。
根据许可协议的案文，法院得出结论认为，它没有授予排他性被许可人商标或权利中与受让人相同的财产权益。结果，被许可人缺乏提起侵权诉讼以执行许可商标权利的资格。
有关商标的有效性和注册；
注册人对该商标的所有权；
注册人在注册的商品或服务中使用商标的专有权。
但是，商标与其他形式的知识产权不同，因为一方仅通过商业使用来获得商标的权利。首先通过使用来使用商标的一方，并以该商标作为来源的指定，对该商标拥有更高的权利。结果，可以驳斥由联邦注册授予的所有权推定。
所有权
根据普通法，所有权首先授予在真正的商业交易中使用商标的一方。换句话说，必须赢得竞争才能建立商标所有权。
为了建立使用，商标必须贴在产品上或用于向公众出售或提供服务的销售中，并且其使用必须是连续且真实的。足以构成使用量的活动数量是根据个案确定的事实问题。指导原则是，活动必须足够公开，以在相关公众中识别或区分商标所有者的商品或服务。仅使用商标的意图不足以确立普通法权利。
发牌
商标所有者可以建立必要的使用权，以通过第三方成为权利所有者。例如，被许可人正确使用商标会使所有人受益；反之，因此，商标所有者可以依靠受控被许可人的使用来证明商标的继续使用。《兰纳姆法》第5条明确承认许可人通过受控受控被许可人首次使用商标来获得商标权。美国法典第15款第1055条规定：“如果某人首次使用商标受商品或服务性质和质量的注册人或商标注册申请人控制，则该首次使用应享有收益视情况而定。” 因此，尽管连续而真诚建立商标权需要使用商标，另一方可以为商标所有者的利益使用商标。
尽管商标所有者可以通过建立第三方许可权，他们可以通过同时也失去权利的放弃所谓的“裸”牌。当许可人未能对被许可人进行适当的质量控制时，就会发生这种情况。确定是否已进行适当质量控制的因素包括商标所有者是否：
保留商标使用质量的合同权利；
实际控制了商标使用的质量；
合理地依靠被许可人维持商品或服务的质量。
虽然商标不是强制性的许可证以书面形式提出，强烈建议您使用。此外，它应指定被许可方要维护的标准，并声明许可方有权检查或监督质量，以确保维持这些标准。无论许可是提供检查还是监督，许可人都应遵循并按照许可的规定行事。最后，如果许可方打算依靠被许可方来确保质量（如果双方之间存在紧密的工作关系，这是允许的），则许可应包括该关系的基础以及基于以下原因可以信任被许可方的原因：它的历史或适当的机制。这有助于避免商标因裸照而被遗弃。
商标获得许可后，可能会出现由哪一方有权执行商标的问题。美国许多法院的结论是，联邦商标的独家许可人可以提起诉讼。话虽如此，法院还认为，只有在许可协议授予被许可人专有权和等同于受让人的商标或权利的财产权益的情况下，起诉权才可以存在。
许可协议可以授予被许可人起诉侵权的权利，前提是他们授予商标专有许可和商标的财产权益。
执法
在Halcyon Horizo??ns，Inc诉Delphi Behavioral Health Grp，LLC（2017 US Dist LEXIS 72258 *; 2017 WL 1956997（ND Cal，2017年5月11日））中，法院考虑了被许可人是否有提起商标侵权诉讼的资格。在这样做时，法院参考了以下两个案件提供指导。
在Innovation Ventures，LLC诉Pittsburg Wholesale Grocers，Inc（2013 US Dist LEXIS 34937，2013 WL 1007666，at * 6（ND Cal，2013年3月13日））中，法院指出，许可人International IP保留“检查的权利“创新创投公司为了维持质量控制而使用商标”，但没有给予足够的重视，因为（如上所述）此类监管几乎是每个许可的一部分。
法院解释说：“国际知识产权也保留了对诉讼的部分控制权……因为该协议规定，如果和解协议包括承认专利无效或其他对专利权的可行性产生不利影响的事项，Innovation Ventures可能不会解决诉讼/诉讼。任何知识产权，除非双方事先同意（“ id”）。但是，法院将其描述为一个狭义的限制，“实际上并没有改变Innovation Ventures作为控制知识产权利用方的地位”。
最终，法院发现，国际知识产权组织与Innovation Ventures之间的交易结构也很重要，因为“转让和相互许可回赠的有效性已得到充分确立”。总体而言，“国际知识产权保留的权利很少”。鉴于这些事实，法院拒绝裁定创新风险投资公司缺乏起诉的资格。
在LASCO Fittings，Inc诉Lesso America，Inc（2014 US Dist LEXIS 195518，2014 WL 12601016（CD Cal，2014年2月21日））中，法院将有争议的许可协议与Innovation Ventures中的许可协议作了对比，并得出结论认为，该许可协议“受到更多限制范围”（ID为* 4）。首先，法院解释说，许可“仅适用于某些类型的产品，而不是全部商标”。其次，它包含“明文规定许可人保留商标的所有权和所有权以及专有许可中未明确授予的所有权利的条款”。第三，许可人保留“使用商标控制LASCO销售的产品的性质和质量的要求，该要求与转让不符”。最后，法院认为，尽管许可授予LASCO“对许可所涵盖的某些产品提起商标强制执行的权利，但LASCO必须通知许可人，不得对其他产品强制执行商标”。法院指出，与Innovation Ventures不同，“许可证不是转让和许可证返还协议”。因此，该协议的结构并未暗示双方“打算将专有许可等同于转让”。基于这些事实，法院驳回了LASCO的诉讼请求，理由是诉讼人身分不足。
Halcyon法院得出结论，该案的事实在LASCO和Innovation Ventures之间。赞成提起诉讼的事实是，许可授予实际上是整个商标的有效使用，而不仅仅是某些服务的有效使用。此外，许可协议中没有任何条款“明确说明许可人保留商标的所有权和所有权，以及专有许可中未明确授予的所有权利”。
但是，与立案权衡的事实是，与Innovation Ventures中的许可人相比，许可人对诉讼保留了更大的控制权。两项协议均要求许可人批准可能影响商标的和解协议，但Halcyon许可还要求许可人批准“起诉侵权者并防御侵权行为”。此外，虽然被许可人可以决定提起诉讼，但不能决定不提起诉讼。如果拒绝提起诉讼，则许可人可以这样做。后两项规定不仅仅是“对诉讼的控制权”（2013 US Dist LEXIS 34937、2013 WL 1007666，* 6）。最后，与创新风险投资公司，双方尚未订立的转让和许可回协议，其中LASCO法院发现权衡站着。
根据许可协议的案文，法院得出结论认为，它没有授予排他性被许可人商标或权利中与受让人相同的财产权益。结果，被许可人缺乏提起侵权诉讼以执行许可商标权利的资格。
起点商标作为专业知识产权交易平台，可以帮助大家解决很多问题，如果大家想要了解更多知产交易信息请点击 【在线咨询】或添加微信 【19522093243】
与客服一对一沟通，为大家解决相关问题。
此文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
tips