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您当前的位置： 商标连续三年不使用的“正当理由”情形分析
2021-01-15 12:01:34|
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起点商标网《商标法》第四十九条规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”
上述规定是对连续三年不使用商标或成为通用名称商标进行撤销的规定，在目前更多应用于注册商标无正当理由连续三年不使用的撤销申请情形，一般我们简称为“撤三”或“三撤”。撤三制度设立的目的，在于督促注册商标的正常使用，防止商标闲置、商标囤积，激活商标资源。
首先，如果遇到商标撤三，自然是需要提供商标确实进行了真实、有效、连续的使用，根据不同的被撤销商品、服务项，提供对应的证据材料。但现实中，也存在很多由于客观原因商标申请人无法进行商标使用的情形，本文中笔者就商标不使用的正当理由结合具体案例进行简要分析。
《商标法实施条例》的规定，下列情形属于第四十九条的“正当理由”：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。
一、不可抗力
不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观原因导致商标未使用，例如火灾、地震、战争等。
2007年12月29日申请人祥赫实业有限公司在第21类商品项上向商标局申请注册第6483615号“E-SAL及图”商标。2013年申请人李某以连续三年无正当理由不使用为由，向商标局提出争议商标的撤销申请。被申请人提出2012年4月由于台北大火导致原商标权利人林某的饰品店完全被烧毁，其亲属亦在火灾中身亡，故在商标转让之前的3年内林某未使用商标具有正当理由。
最终商标局认定：基于火灾不可抗力，被申请人具有不使用复审商标的正当事由。结合被申请人将争议商标进行转让的行为，也体现了其对争议商标商标权进行积极处分的使用意图。据此，决定争议商标予以维持。
申请人不符提出撤销复审，原商评委经复审，也认定被申请人具有不使用争议商标的正当理由，维持商标局决定。之后该案进入诉讼程序，法院均考虑到火灾系原权利人不能预见、不能避免、不能克服的原因所造成，且在物质层面和精神层面均给原权利人造成了巨大损失，此种情形应属于商标未使用的正当理由。无法进行商标使用的情形，属于商标法所规定的“正当理由”范畴，争议商标予以维持。
从2020年初至今，我们都经历了这么多年来最为艰难的一段日子，新冠疫情给诸多个人、企业主体都带来了不可忽视的负面影响。“新冠疫情”能否成为商标不使用的正当理由，个人认为应当属于正当理由中不可抗力的范畴。
但是撤三所规制的是连续三年不使用的情形，疫情从发现至今半年的时间，若商标主体确实应疫情关系，无法使用注册商标，但至少应当提供前两年期间的商标使用情况，证明商标的真实、有效使用情况。
二、政府政策性限制
政府政策性限制是指，事前无从知晓或不能预见的政策限制导致的商标未使用。某些特殊行业对于商品的生产销售设定有政策限制，比如药品生产上市需经国家审核、批准及检验合格，化妆品必须取得相关的卫生许可证等等，这种政策限制属于领域从业者应当知晓的情况，一般不能适用政策性限制的理由。
第3354342号“MINT”商标由广东中烟工业有限责任公司于2002年10月31日向商标局提出注册申请，2010年5月21日获准注册在第34类“非贵重金属烟灰缸,香烟嘴,抽烟用打火机,纸,丁烷气(吸烟用),非贵重金属香烟盒”商品上。2018年2月，广东中烟工业有限责任公司收到箭牌糖类有限公司针对“MINT”商标提起连续三年不使用的撤销申请。
被申请人在答辩过程中主张，争议商标不使用是因国家烟草行业对商标、包装等作出了新规定，因其规定争议商标现被归属于不能进行使用的范畴，故而未进行商标使用，并提交了政府性相关文件进行证明。
经商标局和原商评委审理查明：《国烟运【2011】499号文件》规定“的包装外观上不得加入介绍产品品质、功能等用语；不得采用过度包装；原则上不得采取人物肖像设计；不得与他人在先取得的合法权利及设计相冲突”；《中华人民国家烟草标准》规定“在包装体上及内附说明中不得使用保健、疗效、安全、环保等成分的功效说明，以及淡味、柔和等品质说明”。
本案复审商标于2002年申请注册，2010年获准注册，“MINT”译为“薄荷，薄荷味”，而“薄荷”作为中常用的成分，“薄荷味”也是直接用于表示产品的味道的词汇。在复审商标核准注册前，即自复审商标获准注册起，在商品的包装体上，即不能进行使用。复审商标指定使用的香烟嘴、纸商品从其功能用途方面来讲属于商品的包装体，故复审商标在香烟嘴、纸商品上已构成《商标法实施条例》第六十七条规定的因政府政策性限制而不使用商标的正当理由之一的情形。
政府性政策的规定一般在商标注册时还未颁布或施行，而政府的政策性行为对于一般公众而言，难以预测，进而提前避让。故而，在商标申请注册之后，因政府政策性规定而无法进行商标使用，显然属于“正当理由”之一。对于适用该类正当理由作为商标未使用理由的，需要提供相关政府性文件，证明商标因政策性规定而无法进行使用。
三、破产清算
破产清算是指宣告股份有限公司破产以后，由清算组接管公司，对破产财产进行清算、评估和处理、分配。当企业处于破产清算等终结程序中，往往正常的生产经营都难以为继，此时其不使用商标显然属于不能归责于商标权利人的正当事由。
在天津市桑梓农副产品销售中心与商标评审撤销复审纠纷中，商标局认为，2011年1月20日至2014年1月19日期间，桑梓中心并未对“桑梓豆片”商标进行真实合法有效的使用。
桑梓中心主张其在2013年4月曾经注销，至2015年3月才重新成立，在此期间诉争商标为待处置资产，具有商标未使用的正当理由。北京知产法院认可了此种观点，并结合当地出具的“桑梓豆片”地方特色产品证明，天津市桑梓镇人民政府的证明等，考虑到桑梓中心对诉争商标具有真实使用的意图，且正在为规模化、规范化使用做准备，对诉争商标予以了维持。
由于破产清算过程中，企业无法进行正常的生产经营，其产品和服务无法对外提供，进行市场流通，自然其商标也就无法进行实际使用。故而，处于破产清算期间的企业，可以提供相关破产清算材料，证明其商标并未进行使用是处于正当理由。
四、其他不可归责于商标注册人的正当事由
1975年4月1日吉林省长瑃液酒业有限责任公司在第33类商品项上申请注册了第103830号“五棵树及图”商标。2016年2月17日，长春市志健商贸有限公司以诉争商标于2013年2月17日至2016年2月16日期间连续3年不使用为由提出撤销申请。
该案经过撤三、撤销复审程序后进入诉讼程序。北京知识产权法院查明，诉争商标的最早商标注册信息为1974年4月由地方国营榆树县五棵树酒厂申请注册，后地方国营榆树县五棵树酒厂的更名为榆树酒厂，2015年12月20日诉争商标经核准由榆树酒厂转让予晓来公司，2016年12月20日诉争商标由晓来公司转让予长瑃液公司。结合上述证据，法院认为长瑃液公司提交的证据可以证明其前身即榆树酒厂曾在白酒商品上持续使用诉争商标，“五棵树”牌白酒在当地具有一定的影响力和知名度。后榆树酒厂因企业等原因无暇顾及相关商品的规模生产符合常理，期间榆树酒厂将诉争商标转让予晓来公司，榆树酒厂为长瑃液公司后，随即向相关部门申请恢复年产500吨“五棵树”牌固态白酒并获得批准，相关产品亦通过检验报告，长瑃液公司获批恢复生产后随即开始生产“五棵树”牌白酒，经销合同、相应发票及实际库存照片能够证明标注有诉争商标的“五棵树”牌白酒进入市场流通环节且具有一定规模，虽然经销合同、发票、库存照片都形成于指定期间之后，但其中关于印制酒盒及制造酒瓶的发票处于指定期间内且规模较大，能够证明长瑃液公司在为恢复生产后大规模使用诉争商标做积极准备。
综上分析，在案证据能够形成完整的证据链，相互印证，证明长瑃液公司存在积极使用诉争商标的意图，且生产具有一定规模，并于恢复生产后将诉争商标使用在核定商品上，若撤销诉争商标，将浪费社会资源，造成不良后果，不符合商标法的立法目的，故诉争商标不应予以撤销。
虽然企业不属于《实施条例》中明确载明的“正当理由”情形，但该规定的最后规定了一个兜底性条款“其他不可归责于商标注册人的正当事由”，对于类似于上述企业、老字号商标权属纠纷等的客观原因，导致企业商标无法进行实际使用的，商标局和法院在进行撤销案件审查审理过程中，也会进行适当考量，考察商标是否进行了实际使用以及商标注册人是否出于实际使用目的。
商标获权不易，商标成功注册后，即使遭到商标撤三也不需过分担忧。尤其是商标注册人确实出于实际使用目的，首先自然是尽量预先留存使用证据，在规范自身商标使用的同时，为商标遭遇撤三等案件进行证据留存；其次，若商标申请人确实出于客观原因、正当理由无法进行商标使用时，还可以通过正当理由抗辩维持商标注册。除了不可抗力、政策性限制、破产清算等原因外，权利人如果可以证明存在其他不可归责于自身的客观事由，并提供已经为实际使用商标作出必要准备的证据，证明自身具有使用商标的真实意图，同样有可能说服国家知识产权局和，对注册商标予以维持。
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