主要用于制造假冒注册商标商品的材料、工具的认定及其废弃方式

来源：知识产权

作者：张 耕 汤贞友

基于商标废弃请求权，权利人可以提出请求销毁主要用于制造假冒注册商标商品的材料、工具或禁止其进入商业渠道，且不予补偿。有三处须进一步解释：第一，主要用于制造假冒注册商标商品的材料、工具的认定；第二，禁止进入商业渠道的含义；第三，强调“不予补偿”的作用。

1.主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具的认定

《商标法》第60条规定行政机关可以没收、销毁“主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具”。第63条规定的商标废弃请求权规范与之有三点不同：一是限定为“假冒注册商标的商品”；二是没有规定“伪造注册商标标识的工具”；三是增加了对“材料”规制。本文认为，对主要用于制造仿冒商品的材料、工具的理解，与上文一致，可根据侵权主观恶性和再侵权的危险性由法院行使自由裁量权。“假冒注册商标的商品”应理解为不仅指假冒商品的整体，还包括组成假冒商品的重要部件，从而将假冒注册商标的标识包含在内。因为假冒标识是假冒商品最主要的侵权特征，如果不将主要制造其的材料、工具纳入处置范围，有悖常理。同时注意，“工具”应限定为“生产制造假冒注册商标商品的器具”，限于“制造”，不包括假冒商品的运输工具。

与处置商标侵权商品不同，工具和材料的处置更多是一种旨在预防侵权的延伸性保护，不是所有用于侵权的材料、工具都应受到处置，必须是“主要”用于制造假冒注册商标的商品，防止侵权者受到不公平的对待。材料和工具处置的重点不在于惩罚而在于预防侵权，它们必须与侵权活动密切相关，有侵权危险性才应被处置，否则容易越过边界侵犯他人的合法财物。“主要用于”即用来判断这种侵权危险性，可从主观目的和客观用途对其进行理解。对行政机关处置商标侵权物品的权力，2013年《商标法》将没收、销毁修改为没收、销毁“主要”工具，主要是考虑到专门的概念比较窄，有的工具，在用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的同时，也有其他的用途，如果界定为专门，则不利于对违法行为打击。?仅考量客观用途的做法可能会导致适用范围过窄，应该被抛弃，将客观用途与主观目的结合起来判断“主要用于”更为可取。先从客观用途出发，材料和工具如若除了用于侵权外无其他用途或者仅有有限的用途，应受到处置。当材料和工具有其它实际用途，但是侵权者的主观目的是将其用于侵权，也不妨纳入规制范围。当然这种处置应该符合比例原则，尤其涉及大型机器设备作为侵权工具，反复用于侵权时才可被认定为“主要用于”，防止反向侵犯侵权者的合法权益。

2.主要用于侵权的材料、工具的处置方式

根据商标废弃请求权规范，对于主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，原则上应该销毁；但特殊情况，可禁止其进入商业渠道。“销毁”和“特殊情况”的含义上文已作分析，“禁止进入商业渠道”仍须阐明。

在2007年中美知识产权WTO争端中，第三方国家对“禁止进入商业渠道”的内涵作了阐述。阿根廷认为捐赠侵权货物本身就是将货物排除出商业渠道的应有之义。?澳大利亚认为，将侵权货物排除出商业渠道的方法包括回收利用，或在成员国境内捐赠给慈善机构。?加拿大则认为，将侵权货物排除出商业渠道的最明显方法是将该货物交给权利人或者回收利用。?美国认为征得权利人同意的捐赠才符合《TRIPS协议》第46条的原则。?专家组认定，“排除出商业渠道”认可其它机构的介入，例如慈善机构，或者政府的非商业性使用。?在这种处理方式中，权利持有人的合作将会非常有价值，但该条款并没有暗示这是必须的，27采取排除出商业渠道的措施并不需要权利人的同意。因此，“排除出商业渠道”的外延可包括将侵权物品捐赠给公益机构、回收利用、交给权利人或者政府部门的非商业性使用。

3.对“不予补偿”的体系解释

材料和工具的处置条款比假冒商品的条款增加了“且不予补偿”的表述，并不意味着处置假冒商品要给予侵权者补偿。假冒商品是最主要的侵权物品，侵权危险性最高，应是法律规制的重点。材料和工具没有直接侵权危险性，对其处置是一种延伸保护以预防侵权。“不予补偿”是为了强调，主要用于侵权活动的材料和工具虽然侵权危险性低，但是也应受处置且没有补偿。以“举轻以明重、举重以明轻”的原理可知，材料和工具的销毁都不予补偿，那么处置法律重点规制的假冒商品更无须给予补偿。

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