商标转让如何规避风险

2021-06-01 17:06:08|

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起点商标网

　　商标转让过程中可能出现的各种大大小小不确定的风险，因此，起点商标转让网在这里告诉大家应该要如何规避风险。

一、意思表示真实

意思表示真实是合同成立的基本要件，如果商标转让合同转让方意思表示不真实，即便商标局下发了核准转让通知，那还是会被法院以确认之诉确认商标转让协议无效。而要确认转让方意思表示真实，需要重点关注以下几个方面，且受让方务必使转让方在合同保证条款中列明。

(一)查看公司章程，明确转让方内部关于知识产权转让的内部程序和权限

公司章程中一般都会明确规定公司重大资产的转让程序和转让限制，如果商标转让合同明显违背公司章程的规定，那转让协议极有可能被认定为转让人意思表示不真实，所以在尽职调查时务必确认公司章程中是否有对转让商标的权利限制。

(二)要求提供股东会决议

商标权属于公司无形资产，如果公司章程没有明确规定商标转让的具体权限，那务必请转让人提供股东会决议，如果没有股东会决议，那商标转让协议也极有可能被认定为意思表示不真实，所以在合同中务必明确本次转让已经股东会决议，并符合公司章程的规定。

(三)签章保持一致

所谓签章保持一致是指商标转让协议上的签章、商标转让申请文件上的签章与转让人当初注册商标时在申请文件上的签章保持一致。

(四)法定代表人或授权代表人签字

在实践中一个单位中有很多人可以接触到公司公章，如果是控制或是可以接触到公章的人偷偷转让商标的话那之后被认定转让协议无效的可能性非常大，所以商标转让协议中务必需要法定代表人签字或授权代表签字，授权代表人签字的话还需要出具由公司出具和法定代表人签字的授权书。

二、标的无瑕疵

商标转让合同的标的是商标权，如果商标本身存在权利限制或存在被撤销的可能，那合同履行必然受到到极大限制，甚至无法履行。

(一)商标未被质押或冻结

商标如果存在质押情况，且质押已在商标局备案，那该商标在解押之前自然是不可以转让的，即便签订了转让合同，那合同也无法履行，甚至被认定为无效。

(二)商标权取得方式合法，无被撤销可能

这里说的“撤销”是个广义的概念，特指商标异议程序中不予核准注册，无效宣告程序中的无效宣告、商标撤三(因连续三年不使用被申请撤销)程序中的撤销以及商标管理案件中的注销。

但关于撤三程序的撤销则具有特殊之处，所谓“撤三”是指一个注册商标如果连续三年没有使用就有可能被商标局撤销，而转让人之所以要转让商标可能就是因为一直闲置不用，所以如果要在转让合同中约定商标因撤三被撤销转让人就构根本违约的话对转让人是不太公平的，而且转让人也不可能会同意该条款。所以关于撤三的风险只能在合同中约定转让人的附随义务即如果商标被提撤三转让人必须全力配合。

(三)无商标许可尤其是独占许可

《商标法》第30条规定，商标许可必须备案，不备案的不得对抗善意第三人，所以，如果对方商标许可备案，那么必然会影响转让后商标的使用，如果许可合同是独占许可合同，那受让人也极有可能得受到独占合同的制约而不能再使用商标。

三、不得违反法律强制性规定

(一)相同或类似商品上的相同或近似商标必须一并转让

《商标法》第42条第二款规定。“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或近似的商标，应当一并转让”。

(二)商标转让应当经商标局核准

《商标法》第42条第一款规定转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。第四款转让商标经核准后，予以公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。

四、明确转让人的配合义务

顺利完成商标转让并非仅签订一个商标转让合同即可，它需要转让人一系列的配合才能顺利得到商标局的转让核准通知并不被轻易撤销，所以在合同中明确转让人的配合义务至关重要。

(一)配合办理转让事宜，这个义务非常重要，不仅要在合同中明确列明更要约定不履行该义务的违约责任依次来约束转让方履行该义务。

(二)配合另行签订一个授权书或独占许可合同。之所以采取该措施，是因为如果受让人的商品要进入商超或是受让人要进行维权时，由于商标转让核准通知没有下来之前受让人需要提供权属证明，而商标转让合同由于涉及到商业秘密又不方便公开，甚至有可能不会得到相关机构的承认，所以授权书或独占许可协议就可以派上大用场。

(三)收到撤三申请或其他无效宣告申请的及时通知义务。

(四)配合办理应对撤三或无效宣告的义务，因为在商标转让之前使用商标的是转让人，所以只有转让才能提供有关商标的各种使用或知名度证据。

(五)不得再次重新申请。

(六)立即停止使用商标。

(七)其他需要配合的义务

五、事后风险管控

商标转让申请被商标局核准后并非就可以高枕无忧了，实践当中遇到问题最多的是商标由于连续三年未使用而被撤销的，所以签订商标转让协议时务必明确转让人近三年是否在使用转让商标，如果有使用，请其配合保存相关证据，如果没有则需要尽快使用。

(一)明确转让人在近三年是否使用，如有使用，请转让人配合提供部分使用证据。

(二)如没有使用，明确是否有未使用的正当理由，正当理由包括《商标法实施条例》第六十七条规定的不可抗力、政府政策性限制、破产清算及其他不可归责于商标注册人的正当事由。

(三)如没有正当理由，应尽快使用，使用过程中应保存好相关发票，发票上必须有商标名称，因为其他使用证据造假的可能性比较大所以审查机关一般情况下只认可发票的证明效力。

(四)提交了转让手续后(最好在商谈转让之前)受让人务必重新申请一枚完全相同的商标以占位，这是因为如果商标转让被核准，那受让方重新的一枚商标则会顺利通过注册，即便受让的商标被提撤三，那么受让人也有新的商标可以使用了，而之所以申请完全相同的商标是为了避免新申请的商标被其他因素给驳回，所以受让人在新申请时万不可在原来的商标上添加任何要素，尤其是图形要素。