谨防商标转让人怠于配合完成转让手续

2012年上海某公司在与意大利某公司签订了商标转让合同，约定意大利公司将其一件马德里国际注册商标在中国的领土延伸（指定使用在第3类、第18类和第25类商品上）有偿转让给上海公司。上海公司在支付了相应的对价后于2012年9月开始使用该商标，在服装和皮具商品上的使用获得了意大利公司的书面授权许可，并投入了巨资宣传推广该商标。但意大利公司一直怠于协助和配合上海公司办理商标转让手续，并以种种借口拖延提交转让文件，直到2013年1月才向上海公司提供了商标转让所需手续。

2013年9月初，上海公司发现意大利公司于2012年7月通过马德里商标国际注册的方式向中国商标局申请注册了一件新的商标（指定使用在第18类和第25类商品上），但该商标与两家企业约定转让的注册商标构成近似，且指定的商品也与约定转让商标中的第18类和25类商品构成了相同或近似关系。随后上海公司要求意大利公司将上述新的商标注销或一并转让，但被其拒绝。除此之外，转让人意大利公司还于2013年9月向中国商标局提交了在第3类商品上的商标注册申请，该商标亦与双方约定转让的商标构成近似，商品也构成相同或类似。2015年7月，该商标在第3类商品上的使用申请被核准注册。

2014年初，根据商标转让合同中的仲裁条款，上海公司向中国国际贸易仲裁委员会（下称仲裁委）提起仲裁。经过审理，仲裁委支持了上海公司的全部请求，即意大利公司不但要将约定转让的商标转让给上海公司，还需将2012年7月申请注册的第18类和第25类上使用的近似商标注销。随后，上海公司申请执行上述裁决，上海市第一中级人民法院（下称上海市一中院）依法签发《执行裁定书》，要求执行仲裁委的裁决。

该案件受让人虽然获得了仲裁委和上海市一中院的有利裁决，但在该案的执行中，由于转让人在签订转让合同后恶意在第3类商品上申请注册了国内商标，而仲裁没有涉及第3类商品商标，因此无法注销转让人在中国获得的第3类商标，考虑到第3类商品不是受让人的经营范围，可以放弃，于是上海公司向世界知识产权组织国际局提交了删减申请，将转让商标中的第3类商品所使用商标全部删减，仅保留第18类和第25类。删减申请随后得到国际局和中国商标局国际处批准，意大利公司在中国获得的第3类商品上使用的商标不再成为办理马德里国际注册商标转让的障碍。

一波未平一波又起，上述裁决的执行并不是该案的结束，转让人意大利公司在收到仲裁委的裁决书后并没有停下阻止商标转让核准备案的脚步，其通过一名意大利人针对转让商标提出了基于三年不使用的撤销申请，妄图利用转让手续尚未完成、权利人更迭尚未被官方记载和备案的时间差等因素，将商标予以撤销。

通过该案我们不难发现，商标转让是商业活动中常见的现象，其中也蕴藏了诸多需要注意的法律风险。转让人怠于履行配合完成转让备案手续职责甚至是恶意阻挠的行为，是受让人不得不加以注意和多加防范的。

常见的商标转让合同中通常具备转让人的保证条款，约定转让人保证在中国没有与转让商标在相同或者类似商品上构成相同或者近似关系的商标注册或者尚未核准的注册申请。这则保证条款看似正确却不周延，没有将转让人在签订商标转让协议之后、商标转让被核准之前的冲突商标申请行为进行预先的禁止并匹配相应的违约责任，该案正是在这样的情况下，给转让核准埋下了隐患。此外，还需要在转让被核准之前对商标申请进行定期的监测，监控转让人是否有事后的申请行为，一旦发现有申请，无论是采取仲裁或者诉讼，对受让人来说都是可以采取的途径且胜算是确定的。从某种程度上说，这种监测也成为商标转让尽职调查的一项内容。

该案中，上海公司不但经历了商标转让人的恶意申请行为，还遭遇了随后提出的基于三年不使用的撤销申请，这也给我们敲响了警钟：无论是国内商标的转让，还是马德里国际注册商标在中国领土延伸商标的转让，转让的核准都需要一定的时间，期间存在时间差，为了防止转让人利用时间差做出危害拟转让商标专用权效力的行为，可以事先在商标转让合同中的保证条款里进行预先禁止并匹配相应的违约责任。例如，转让人不能以自己的名义、授权或者委托任何主体针对转让商标提出基于不使用的撤销申请或者任何有害于该商标权力稳定性的行为。此外，该案的转让人在配合提交转让申请所需要的文件时就表现出拖沓和不配合行为，这也提醒受让人，在转让办理过程中，要洞察转让人态度的变化，一旦转让人有故意拖延的行为，受让人一定要引起重视，这种拖延本身就是其不良信誉的一种折射，此时，受让人应当及时进行有无冲突商标被转让人申请的查询和监测，并做好应对转让人不配合转让的准备工作。

与此同时，笔者建议商业主体遇到此类转让和许可并存的情况时要及时将许可使用进行备案，即便是在以后遇到了类似该案中提出基于三年不使用的撤销申请，也可以更好地作为权利的继受者向官方说明情况以及提交使用证据维持商标注册。

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