美最高法院：通用词语结合.com的商标可以获得法律保护

近日，在缤客（Booking.com）与美国专利商标局（USPTO）商标案中，美国联邦最高法院驳回了USPTO提出的规则，即所有将通用词语与互联网域名后缀（例如“.com”）相结合的商标本身是通用的，因此不受法律保护。法院认为，这种“一刀切”的规则与商标法原则不符，如果消费者将“generic.com”标志作为某些商品和／或服务的来源的标识符，则此类商标可以获得法律保护。

背景

在2011年和2012年，缤客运行着域名为“booking.com”的旅行预订网站，并在美提出将其服务标志“Booking.com”（包括文字标志和风格化版本）注册为商标的申请，涉及在线酒店预订及相关服务。不过，USPTO驳回了这些申请，并认定“booking”是此类服务的通用名称，而顶级域名（TLD）“.com”本身也是通用的，因此该标志不能作为商标。

在后续的诉讼中，美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院不支持USPTO的决定，认为“当与二级域名（SLD）结合使用时，TLD通常具有识别来源的意义，而通用的SLD和TLD相结合通常会产生一个描述性标志，此类标志在获得显著性后可予以保护”。地区法院认定“Booking.com”满足这一标准。此后，尽管拒绝采纳地方法院关于通用SLD和TLD通常具有描述性的观点，但美国联邦第四巡回上诉法院也确认了这一结论。

最高法院的裁决

在大法官金斯伯格（Ginsburg）以及其他7位法官联合撰写的意见书中，最高法院确认了第四巡回上诉法院的裁决，并驳回了USPTO提出的规则——由通用SLD和TLD组成的标志在法律上始终是通用的。法院侧重强调了《兰哈姆法》的相关规定，即商标的主要意义取决于消费者对商标的理解，并裁定“generic.com”形式的标志仅在“消费者认为其为通用时才是通用的”。与此相关的是，法院支持第四巡回上诉法院的观点，尽管“generic.com”并非可自动获得保护，但如果消费者能够识别且理解，并认为该组合整体上可作为来源标识符，则该组合可以自动获得保护。

根据这些原则，法院推断，如果Booking.com是通用的，“那么我们可能看到消费者将‘Booking.com’理解成网上旅行社……或者可以在消费者在寻找可信赖的在线酒店预订服务来源时询问经常旅行的人其最喜欢的‘Booking.com’服务提供商的名称。”因此，法院的结论是，由于下级法院已经裁定消费者不会从这样的角度来理解“Booking.com”，而USPTO也不再对这一点提出异议，因此“Booking.com”不是通用的标志。

在提出其认定的规则时，USPTO参考的是在《兰哈姆法》颁布之前审理的Goodyear商标案（Goodyear’s India RubberGlove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598）。在该案例中，法院认为，给通用标志加上“company”一词并不能使其受到保护。USPTO在其诉讼文件和口头辩论中指出，给通用术语添加“.com”与添加“company”没有区别，因此，现行法律应禁止任何“generic.com”形式的商标注册。最高法院驳回了这一论点，认为“generic.com”组合因其“与特定网站的关联”而能够表达“一种来源识别特征”。法院认为，正是这种关联将添加“.com”和“company”进行了区分。值得注意的是，除了本案正在处理的问题外，法院还认为，Goodyear并不能支持USPTO的论点，即由通用词语或短语加公司名称的组合（例如“Hat Corp.”）在法律上不受保护。法院再次强调，“一个词语是否通用取决于其对于消费者的意义”，并强调“《兰哈姆法》不是完全无视消费者认知的刻板法律规则”。

对此，法官索托马约尔（Sotomayor）表示同意，没有任何法律规则本身会反对“generic.com”获得商标保护。但是她也警告称，消费者调查证据并不一定是通用性的可靠指标，并指出，尽管“USPTO很可能已经基于字典和用法证据得出正确的结论——‘Booking.com’实际上是所涉服务类别的通用名称。不过，该问题不是法庭上要解决的问题。”

不过法官布雷耶（Breyer）不赞同这一观点，他认为，正如Goodyear认为的一样，“如果组合词语仅由通用词语加上公司名称组成，那么整体不一定大于其各个部分的总和。在通用词语后面加上‘.com’赋予的含义通常不会比其组成部分所表达的含义更多。像‘.com’这样的顶级域名无法识别和区分商品或服务的来源。它只是任何网址的必要组成部分。当与一类商品或服务的通用名称结合使用时，‘.com’仅表示所有者经营了与此类商品或服务相关的网站。”他还指出，多数法官的决定可能“导致‘generic.com’商标的泛滥，使此类商标所有者垄断有用且易于记忆的域名”。

启示

联邦最高法院在缤客商标案中作出的裁决为美国的高等法院确定商标是否受保护的关键（消费者对商标的认知）提供了进一步的支持。尽管如此，法院裁决的影响可能相当有限。

虽然USPTO可能会发现“generic.com”商标的申请数量有所增加，但这并不意味着这些申请将会通过注册，也不会意味着这些标志将受到普通法的保护。最高法院的裁决明确指出，商标要获得保护，必须证明相关消费者认可“generic.com”组合词语是来源标志。这样的门槛对于许多申请人（即使不是大多数人）来说可能的很难达到的。

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