商标转让法律风险防范

商标转让是取得商标权的一种常见方式。除非是两个关联主体之间的转让，一般情况下，商标转让从谈判、签订协议、提交转让申请到最后转让核准完成是一个比较复杂的过程。整个转让过程中有诸多法律风险，一旦中间某一个环节出了问题，就可能导致最终商标转让不被核准。因为商标转让只有获得国家知识产权局的核准并予以公告后，受让人才真正取得商标权，所以如果商标转让不被核准，就相当于转让人花了钱却最终没有买到商标。

笔者结合自己的实践经验，梳理总结出商标转让中的法律风险并给出对应的解决方案，希望能对企业处理该类事宜提供借鉴和指引。‍

一、商标转让协议的必要性

《商标法》第四十二条规定“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请”。根据该条规定，虽然提交商标转让申请所需材料并不包含转让方和受让方之间签订的商标转让协议，但转让方和受让方还是需要签订商标转让协议。尤其当受让方支付了对价的情况下，签订商标转让协议很有必要。当然，如果转让方和受让方是关联公司，双方是同一利益群体对拟转让的商标不存在利益冲突，可以不签转让协议，直接提交商标转让申请。

签订商标转让协议的好处是，可以提前明确商标转让中当事人之间的权利义务，对后续一些突发情况的处理及其他一些事项做出约定，确保整个商标转让过程的顺利进行。同时万一将来商标转让中出现了纠纷，这份协议就是解决争议的重要依据。

二、商标转让协议中的风险及防控措施

一份完备的商标转让协议，应该能够充分预判商标转让过程中可能出现的风险并做出相应的防控措施。下面笔者就从协议的形式要具体内容，对相关风险及其防控进行说明：

(一) 协议的形式

目前实践中，为进行商标转让而订立的协议的形式主要有三种：

1. 转让方和受让方直接签署的双方协议;

2. 转让方、转让方代理机构及受让方签订的三方协议。这种形式适用于转让方代理机构为转让方和受让方牵线搭桥，且转让方代理机构会收取一定的费用(最终这笔费用通常是包含在转让方支付给受让方的转让费中)的模式;

3. 转让方代理机构和受让方签订协议。这种形式下，转让方代理机构以自己的名义直接与受让方签订协议，向受让方出售商标。

商标转让协议通常是指上述前两种协议。这两种协议中，转让方和受让方都是协议当事人，可以直接对各自的权利义务做出约定。第3种协议严格来说不是商标转让协议，而是商标购买协议。该种协议中转让方和受让方不能直接对接，受让方无法直接判断转让方对商标转让的真实意思表示，也无法直接约定转让方应当承担的一些义务。因此，采用这种协议形式时，需要格外注意审核转让方给该代理机构的代理权限，并要求代理机构对转让方所应承担的一些义务进行担保并承担责任。

(二) 转让方的主体资质

转让方应当是拟转让商标的注册人、申请人(转让方代理机构和受让方签订协议时，转让方代理机构不是转让人，应该只是出售方)。在商标转让谈判过程中，应当首先对转让方的主体进行核查，要求转让方提供主体资质材料(身份证复印件或公司营业执照/商业登记资料复印件)和拟转让商标的注册证或申请材料，确保其就是拟转让商标的注册人、申请人。

关于商标注册人、申请人的主体，这里需要区分是个人还是公司：

1. 如果商标注册人、申请人是个人，该个人签署转让协议和转让申请材料即可。需要说明的是，即使该商标注册人、申请人已经结婚，其转让个人名下的商标也无需配偶同意。《婚姻法》第十七条规定，夫妻在婚姻关系存续期间的知识产权的收益为共同财产。同时在先司法判决已经认定，夫妻共有的不是知识产权本身，而是知识产权收益。除非另有约定，知识产权本身属于个人财产，不能请求分割。

2. 如果商标注册人、申请人是公司，建议要求该公司出一份股东会决议，说明同意将该商标转让给受让人。《公司法》第一百零四条规定“本法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决”。商标是公司的无形资产，因此转移商标就是转让公司的资产。虽然无法判断该商标是否属于重大资产，但为了避免将来对商标转让协议的效力产生争议，最好要求转让方出具股东会决议。

(三) 拟转让的商标范围和权利状态

在签订商标转让协议中，需要核查：

1. 拟转让商标的范围。如果转让方在相同/类似商品上申请、注册了其他相同/近似的商标，这些商标需要一并进行转让。《商标法》第四十二条规定“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由”。因此如果相同/类似商品上的其他相同/近似的商标没有一并转让，商标转让申请将会被驳回。

2. 拟转让商标的状态，包括注册人、申请人的名称、地址是否与转让方目前的名称、地址一致，注册有效期是否已经或将要届满，是否注册满三年等。这些都会影响后面商标转让的进行。如果注册人的名称、地址发生了变更，转让方需要先进行名称、地址的变更，然后才能进行转让申请，否则转让申请会被驳回。如果商标注册有效期将要届满或已经届满但未超过6个月宽限期，需要尽快先提交续展申请，防止到期未续展而失效。如果拟转让的商标注册已满三年，该商标会有被他人提撤三的风险，此时需要采取一些应对措施，如提交新申请等。

(四) 转让申请材料、转让声明公证书和使用授权书

根据商标法的规定，商标转让申请的材料包括：1. 转让方、受让方给代理机构的委托书;2. 转让方和受让方的主体资料(公司营业执照/商业登记资料复印件或个人身份证复印件，如果受让方是个人，还需提供该个人设立的个体工商户营业执照复印件);3. 商标转让申请书。这些材料转让方和受让方签署后，需要提交给国家知识产权局。

转让声明公证书是转让方单方出具的声明，说明转让方是拟转让商标的注册人是、申请人且同意将这些商标转让给受让方，同时这份声明需要在公证处进行公证。转让声明公证书的作用有两方面：一方面如果将来商标转让申请被国家知识产权局驳回(理由可能是商标转让申请书上转让方的签字或公章与之前商标申请书上的签字或公章不符)，可以提交这份转让声明公证书，国家知识产权局通常会接受;另一方面公证处会对转让方的主体资格进行审核，至少从形式上确认转让声明公证书的签署人就是拟转让商标的注册人，这也从一定程度上减少其他人冒用注册人的名义进行商标转让的风险。

商标使用授权书是转让方授权受让方在商标转让核准之前，有权使用拟转让商标(当然此时拟转让商标中至少有一件已经获得注册)。这样受让方不用等待漫长的商标转让核准程序(通常需要8个月左右)，可以根据商业需求在签订商标转让协议后就进行使用、推广。

(五) 转让费用的支付流程

由于协议当事人之间的利益博弈和谈判地位不同，不同案件中的转让费用支付流程都不同。为了降低风险，建议可以分多笔进行支付，比如：受让方对转让方主体资质核查无误且各方签署商标转让协议后，受让方支付第一笔费用;转让方签署转让申请材料、商标使用授权书并办妥商标转让声明公证后，受让方支付第二笔费用;商标转让获得核准并予以公告后，受让方支付最后一笔费用。最终转让费用支付的具体流程取决于协议当事人之间的协商结果。

(六) 转让方的禁止义务

商标转让过程中，需要对转让方约定一些禁止义务，确保其不会采取相关措施阻碍商标转让的顺利进行或影响对拟转让商标的商业使用，比如：1. 转让方从未也不得将拟转让商标转让或质押给任何第三方;2. 转让方不会将拟转让商标许可给任何第三方使用;3，转让方从未也不得向国家知识产权局申请注销拟转让商标或撤回转让申请;4. 转让方不得对拟转让商标提起撤销、无效等程序;5. 转让方未在相同/类似商品上申请注册与拟转让商标相同/近似的商标，也不得将拟转让商标或与之类似的商标申请注册为域名、企业名称、外观设计、著作权等。

另外，如果在签订商标转让协议之前转让方已经在相关产品上使用了拟转让商标，转让方很可能会要求给予一个处理已经生产出来的存货的期间。这种情况下，可以考虑要求转让方对已经生产出来存货的批号、生产时间、生产信息、数量等进行披露。将来就按照这些信息确定销售的是存货物还是后面新生产出来的产品。

(七) 转让方的协助义务

转让方的协助义务主要是以下两方面：

1. 如果商标转让过程中国家知识产权局要求补正文件，转让方应当积极配合，提供相关协助;

2. 如果商标转让过程中，拟转让商标被任何第三人提起撤销、无效等法律程序，转让方应提供协助，包括提供商标使用证据材料等，尽力维持协议商标注册的有效性。

(八) 转让方代理机构的义务

转让方代理机构根据其在协议中的地位，应当承担相应的义务。

如果是转让方、转让方代理机构和受让方三方签订的协议，转让方代理机构在其中的地位类似于居间人(仅仅是类似)，为转让方和受让方介绍、提供商标转让的交易机会。实践当中有些转让方代理机构不允许受让方与转让方直接对接对转让的具体内容进行谈判，要求受让方只能对与其协商商标转让协议的内容。这种情况下，所有材料(包括转让方签署的转让申请材料、商标转让协议等)都是由转让方代理机构提供的且受让方无法自行与转让方核实。此时有必要要求转让方代理机构对这些材料的真实性承担担保责任。

如果是转让方代理机构和受让方签订的协议，此时转让方代理机构所应承担的义务应当更多。除了上述应当担保所提供材料的真实性，转让方还应承担下列义务：

1. 担保商标转让已经获得商标转让方的同意，并已取得商标转让方的授权代为与受让方办理商标转让事宜;

2. 对商标转让方所应承担的禁止义务和协助义务承担担保义务。

(九) 其他条款，如违约责任、争议解决等

关于商标转让协议中的其他条款，如违约责任、争议解决等，也是非常重要的内容。

关于违约责任，需要根据转让流程中可能出现的违约情况，对转让方、转让方代理机构的应当承担的责任合理做出约定。如果因为转让方的原因而导致商标转让不被核准，如转让方提供的转让申请材料虚假或不符合要求，或转让方故意不履行协助义务或故意违反禁止义务，此时对转让方可以约定一个较高的违约金，并约定相关补救措施。如果因为客观原因导致转让不能核准，此时转让方愿意承担的违约责任可能仅限于全额退还转让方已经支付的费用。关于转让方代理机构的违约责任，可以约定其在承担担保义务范围被对转让方的违约行为承当连带责任。

关于争议解决，可以根据当事人的考虑选择仲裁或法院诉讼。

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