清楚认识商标权与商号之间冲突

2021-01-07 18:01:19|

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商标权与商号的冲突在我国普遍存在，学者及各界对这一问题的探讨及研究也是广泛而深入的，但多数解决方案过于理想化，未充分考虑现行法律制度的渊源、历史沿革、修法成本等因素，更关键的是没有充分考虑修法后现有权利的变更与灭失对经济稳定性的影响。

一、商标权与商号冲突的主要表现形式

在现行法律框架下，商标权与商号的冲突主要表现为两种形式，一是将他人具有一定知名度的商标有意或无意地作为企业名称中的字号或字号的一部分使用，形成在先商标权与在后企业名称权的冲突；二是将他人有一定知名度的企业名称尤其是企业名称中的显著部分——字号注册为商标加以使用，引发在先登记的企业名称与在后注册的商标权的冲突。

二、商标权与商号冲突产生的原因

（一）商标与商号的相像性是冲突产生的内在原因

商号与商标的相像性，指的是两者的功能相像，即在区别商事主体、产品或服务和对消费者的引导方面作用相像。在区别商事主体方面，二者同为商业识别标记，依据商号可以直接识别商事主体，依据商标可以区别同类商品或服务的不同提供者。在质量保障方面，商标和商号均有承载商事主体享有的商业信誉的功能，公众在消费选择时通常将产品或服务的质量与商标或商号相联系。从企业形象的角度看，两者也具有相像性。

（二）我国法律对商号和商标实行分别立法和管理的制度

在我国，商标主要受《商标法》调整，商号主要受行政法规《中华人民共和国公司登记管理条例》和《企业名称登记管理规定》等部门规章的调整。虽然商标和商号的保护是并行的制度，但对商标权的保护并不扩及企业名称，对商号的保护也不扩及商标，且《商标法》的法律效力明显高于行政法规与部门规章。

在商号的确权环节上，《企业名称登记管理规定》并未规定与在先商标相同或近似的文字不得登记为企业名称，只有第九条要求企业名称不得含有“可能对公众造成欺骗或误解的”文字。因此，一方面，大量的非知名商标被善意地作为商号登记注册，并因其不构成“对公众造成欺骗或误解”而合法存在；另一方面，将他人知名商标作为商号登记，因其对公众造成欺骗或误解，应不予注册，却因我国企业名称登记前既不与商标实行联检，在确权过程中又无公示、异议程序，因此恶意或善意地将他人知名商标作为商号登记的情况，也就“合法”地产生和存在。2003年公布的《驰名商标认定和保护规定》第十三条规定：“当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记，企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。”这里以商标是否驰名为标准，虽然一定程度上减少了商标权与商号冲突的情形，但只解决了部分问题。

三、商标权与商号冲突的救济途径

（一）解决商标权与商号冲突过程中应坚持的原则

1.保护在先合法权利原则

保护在先权利原则是解决知识产权权利冲突的一项基本原则，其基本含义是任何一项知识产权的取得必须以不侵害他人的合法在先权利为前提。这一原则在法、德、日等国的知识产权法典中都有规定，在《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定）中也有规定。这一原则在我国知识产权法律中亦有体现，国家工商局1999年公布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第六条规定:“处理商标与企业名称混淆的案件，应当适用维护公平竞争和保护在先权利人利益的原则。”

2.禁止混淆原则

禁止混淆原则是判断不正当竞争行为的一个基本原则。德国《反不正当竞争法》规定，使用相同或类似于众所周知的他人的姓名、商号、商标、商品的容器包装或其他表明是他人商品的标记,或者贩卖、推销或输出使用了这些标记的商品,以致与他人的商品发生混淆的行为，或使用相同或类似于众所周知的他人的姓名、商号、标章或其他表明是他人营业的标记以致与他人在营业上的设施或活动发生混淆的行为，是不正当竞争行为。

商号和商标在市场经济中同样具有重要的识别功能。那些享有较高信誉的商标或商号在社会公众的消费选择过程中起到了重要的引导作用。因此法律禁止任何人通过诸如混淆商品来源等行为利用他人的竞争优势获取利益。因此《商标法》强调在商标注册审查时要考虑商标本身的显著性和识别性，《反不正当竞争法》更是把禁止混淆作为判定不正当竞争行为的一个基本原则。在登记企业名称时，有关法规强调了企业名称之间存在相同或相似情况的，不予登记。

3.地域覆盖原则

我国地域辽阔，企业数量庞大，要在全国范围内实现商号的唯一性，对于商号这种与专利、版权这类“独创性”权利有显著区别的“标识性”权利来说，必要性和可能性都非常小。因此，对商号的保护只能限在商号产生的地域范围内，而商标权的保护范围却是全国的，商号与商标权的地域保护冲突因此产生。

笔者认为，应运用地域覆盖原则，对于全国驰名的商号，赋予全国范围的地域效力，当商标权与这类商号发生冲突时，应在全国范围内停止侵权；当商号只在一定的范围内享有商号权时，则商标的侵权认定只限于该地区。反之，当商号侵害商标权时，侵权的范围也只限于商号存在的地域。从我国目前的现状出发，完全可以在省一级行政区域内实现商号的唯一性，把商号的登记权集中到国家和省级工商机关手中，这样既能适应经济社会发展的现实情况，又能从一定程度上缓解商号与商标权频繁冲突的紧张状态。

4.诚实信用原则

诚实信用原则是民事活动的“帝王原则”，在商事活动中更应遵守。《反不正当竞争法》第二条明确确定了诚实信用原则作为基本原则的地位。商号和商标权的冲突主要发生在生产、消费领域，在商标没有产生任何声誉或者商号还没有产生良好商誉时，商号与商标发生冲突的情况较少。多数情况是当一方在使用过程中产生良好的商业信誉，对该商标或商号的使用能带来增值的商业利益时，他人才会为商业目的去使用他人的商标或商号。因此，对于违背诚实信用原则，采取欺骗手段使用他人知识财产、足以误导公众的行为，应认定为侵权行为。对商号持有人或商标权人来说，对诚实信用原则的弹性解释、运用是保护其合法权益的最后的救济原则。

（二）商标权与商号发生冲突的解决途径

1.在先注册的商标与后登记的商号之间发生权利冲突的情形

依照《商标法》第五十二条第（五）项的规定，“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”属于侵犯注册商标专用权行为。这里的“其他损害”可以解释成是在后登记的商号与先注册的商标发生权利冲突造成的。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》就是按照这个思路来解释的。该《解释》第一条规定：“下列行为属于《商标法》第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的……”与此紧密相关，最高人民法院《关于审理涉及权利冲突的知识产权纠纷案件若干问题的指导意见（试行）》第七条是个准用性条文。该条规定，将与他人注册商标标识相同或者近似的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，适用最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定。

此外，针对服务商标的特殊性，为了切实保护服务商标专用权，国家工商局商标局曾于1999年3月30日发布《关于保护服务商标若干问题的意见》，根据该《意见》第五条第（二）项的规定，“在相同或者类似服务上，擅自将与他人服务商标相同或者近似的文字作为服务名称使用，并足以造成误认的”，属于侵犯服务商标专用权的行为。

在这种情况下，根据《商标法》第五十三条关于侵犯商标专用权的纠纷处理方式的规定，当事人有3种解决途径：第一，当事人协商解决；第二，向人民法院起诉；第三，请求工商机关处理。

在将与驰名商标相同或者近似的文字用作商号注册时，根据《驰名商标认定和保护规定》第十三条的规定，当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记，企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。也就是说，此种情形下可以由工商机关不予核准登记，预防冲突产生，也可以通过驰名商标注册人在规定期间内通过行政救济实现权利的维护。

程序简便、效率高且容易执行是行政保护的突出特点，而且行政救济方式涉及的内容较多。第一，国家工商局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第八条规定：“商标注册人或者企业名称所有人认为自己的权益受到损害的，可以书面形式向国家工商行政管理局或者省级工商行政管理局投诉，并附送其权益被损害的相关证据材料。”商标注册和企业名称登记由工商系统不同的机构负责，当事人请求工商机关处理时，具体应由哪个机构负责呢？根据《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第九条第二款的规定，商标权人作为原告要求保护商标专用权的，由省级以上工商局的企业登记部门承办；对应当变更企业名称的，承办部门会同商标管理部门根据企业名称登记管理的有关规定作出处理后，交由该企业名称核准机关执行，并报国家工商局商标局和企业注册局备案。第二，《企业名称登记管理规定》第五条规定，商标权人可以以已登记注册企业名称不适宜为由，请求登记部门予以纠正。第三，根据《驰名商标认定和保护规定》第十三条的规定，驰名商标权利人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。第四，商标权人向登记注册部门寻求救济时，应按照《企业名称管理登记实施办法》第四十三条的规定提交相关材料。

2.在先登记的商号与后注册的商标发生权利冲突的情形

这种情况下，商号的权利主体无法通过《商标法》获得有效救济，但可以根据《企业名称登记管理实施办法》第四十二条的规定获得两种救济途径，即行政救济和司法救济。当商标权人的行为构成《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的不正当竞争行为时，商号权利人通过司法途径可以依据该法第二十条的规定获得损害赔偿。除此之外，先登记的商号持有人也可以通过向《反不正当竞争法》第三条规定的有权机关报告，由工商机关依据该法第二十一条追究后注册的商标权人的行政责任。

通过行政救济时，《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第八条规定：“商标注册人或者企业名称所有人认为自己的权益受到损害的，可以书面形式向国家工商行政管理局或者省级工商行政管理局投诉，并附送其权益被损害的相关证据材料。”商标注册和企业名称登记由工商系统不同的机构负责，当事人请求工商机关处理时，具体应由哪个部门负责呢？根据《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第九条第三款的规定，对要求保护企业名称权的案件，由省级以上工商局的商标管理部门承办；对应当撤销注册商标的，由承办部门提出意见后报请商标局决定，商标局会同企业注册局根据《商标法》及《商标法实施条例》的有关规定予以处理。同时，也应依照《企业名称管理登记实施办法》第四十三条的规定提交相关材料。

四、商标权与商号冲突的法律风险及防范

（一）商标权与商号冲突对企业可能产生的法律风险

风险即不确定性。风险具有客观性、偶然性、损害性、不确定性、可变性等特点，法律风险是一种特殊类型的风险。

商标权与商号产生冲突的法律风险主要有以下几种：

1.商标权侵犯在先使用的商号，导致注册商标被撤销，承担赔偿损失的责任。一件商标如果被撤销，除要承担无法预测的赔偿责任外，该商标所承载的巨大商业价值也随之与注册人分离，这对于任何一个企业来说都是巨大的打击。

2.商号侵犯商标权，导致商号被限制使用，甚至被禁止使用，后果也很严重，可能导致巨额赔偿，更可能导致企业不得不“更名改姓”。

3.商标权和商号不断冲突，双方权利人各执一词互不相让，无论结果如何，都会给双方带来负面影响，其实是两败俱伤。

（二）商标权与商号冲突法律风险的防范

商标及商号对企业来说都很重要，防范二者冲突产生的法律风险，保护好商标权及商号是知识产权保护的重要内容。笔者认为，鉴于当前法律法规现状，可以采取以下防范措施。

1.在企业设立过程中，对拟命名的商号在更大范围内进行检索，尽量做到在全国范围内没有重复的商号。这样可以为企业字号将来注册成为商标做准备。实际上，越来越多的企业已经有意识地将商标尤其是企业的主商标与商号统一起来，以强化企业商标与企业名称之间的联系。这样做可以在提高商标知名度的同时提高企业的知名度，还可以防止一些不法竞争者将他人知名度高的商标作为商号使用、或将他人的知名商号作为商标使用等“搭便车”现象的出现。

2.在企业名称经核准登记后，将商号作为商标申请注册，甚至可以在作为企业名称前就申请注册，这样可以防止被他人抢注，更有利于企业名称的保护。

3.及时申请商标注册，将拟使用、已经使用的商标及时申请注册，这样既有利于产品的推广，又有利于企业品牌价值的培育。目前许多国内知名企业都在开展商标储备工作，即根据产品的设计及市场定位，事先储备部分商标，待新产品上市时，直接使用已经申请或注册成功的商标，避免商标风险的出现。

4.审核拟申请注册的商标是否侵犯他人的在先权利。企业应当自行或委托中介机构审核拟申请注册的商标是否侵犯他人在先的合法权利，包括商标权、商号、享有版权的作品、外观设计专利权以及自然人姓名等。

5.及时在国内外申请注册商标。企业应当树立“产品未售或未出口，商标注册先行”的理念，即企业申请注册商标应当先于产品出售、出口甚至生产。

6.科学选择商标注册类别。为了维护商标的独特性和实现多元化经营，企业应当在相关商品或服务类别上注册商标，使商标在更大范围内获得保护。

7.申请注册联合商标和防御商标。联合商标是指同一商标所有人在同一种或类似商品上注册的若干近似商标，主要使用的商标称为正商标，其余的称为联合商标。注册联合商标的目的不是为了使用联合商标，而是为了禁止他人使用与正商标近似的商标，在正商标周围构筑一道“防火墙”。例如，娃哈哈集团公司注册了娃哈哈商标，同时注册了娃娃哈、哈娃娃、哈哈娃、娃哈娃等商标，娃哈哈是正商标，其余的是联合商标。防御商标是指商标所有人将同一商标注册在与该商标核定使用的商品和服务以外的其他不同类别的商品或服务上，目的是为防止他人在这些类别的商品或服务上注册使用相同的商标，从而防止该商标专用权淡化。

8.及时申请续展注册商标。企业应当派专人管理注册商标，密切关注注册商标的有效期，应当在期限届满前6个月内或在期限届满后6个月的宽限期内申请续展注册商标，如果超过上述期限没有申请续展，注册商标会被注销。

9.监督被许可人生产产品的质量。商标权人许可他人使用自己的注册商标，应当与被许可人签订书面的许可使用合同，自合同签订之日起3个月内，许可人应当将该合同报送商标局备案。该合同应当明确、详细约定被许可人生产产品应达到的质量标准，以及被许可人产品质量不达标应当承担的违约责任。

10.将商标及时申请注册域名。《中国互联网络域名管理办法》规定，域名注册遵循“先申请先注册”原则，即谁先申请注册域名，谁先获得该域名的专有权。企业应当及时将商标申请注册为域名，这样有利于提高品牌的知名度。

11.对注册商标申请海关备案。国内企业对注册商标进行海关备案的意识非常淡薄。申请海关备案的好处在于海关可以依照法律规定扣留涉嫌侵犯备案商标专用权的进出口货物，从而有效保护商标权人的合法权利。申请海关备案的程序较简单，申请人向海关总署提交法律规定的文件、缴纳一定费用即可。一旦准以备案，有效期从准以备案之日起10年，有效期届满前6个月内，可以申请续展。

12.避免侵犯他人的商标专用权。企业应当打造自己的品牌，不要去“傍名牌”，以免侵犯他人的商标专用权。企业销售别人生产的产品，应当首先委托商标代理机构或自己在中国商标网上查询一下，确定生产商是否为该商标的合法权利人；如果不是，最好不要销售该产品，以免卷入侵权纠纷。

13.积极打击商标侵权行为。企业的商标一旦受到侵权，应当及时采取措施，或向工商机关投诉，或与侵权方沟通，或向人民法院起诉，避免侵权品大量流入市场，损害企业的声誉。

校对：龚纯

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