商标许可终止后承继宣传的合法性判断

2021-01-07 17:01:27|

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商标许可终止后承继宣传的合法性判断

一、商标许可终止后的承继宣传界定

商标许可终止后，被许可人或许并不愿意就此切断与该商标（原商标）的联系，因此转而在广告或其他宣传中说明、强调新商标与原商标的某种继承、沿革或替换等联系，正如加多宝公司在“王老吉”商标许可终止后，在广告中宣称 “全国销量领先的红罐凉茶改名为加多宝”一样，此即笔者所谓商标许可终止后的承继宣传。

承继宣传的方式包括广告、店面门头、产品及其包装、官网介绍，以及其他宣传方式。近年来，商标权人（许可人）因被许可人在许可终止后仍然宣传或使用与原商标有关的信息而提起诉讼的情形愈来愈多。但笔者讨论的承继宣传，须满足以下条件：

（一）承继宣传发生在商标许可终止以后

承继宣传是以在先存在的商标许可为前提的后续宣传。如果根本就没有许可关系，而宣称以现商标替代原商标，则不属于承继宣传。比如，在“广州翡蒂内衣有限公司与李春花等虚假宣传一案”中，原告李春花和案外人共有一件使用在内衣商品上的“纤思哲”商标，被告翡蒂公司与原告李春花此前并无商标许可关系，却未经原告许可在媒体上发布“翡蒂”品牌系“纤思哲”品牌升级而成、“翡蒂”品牌取代“纤思哲”品牌等不实信息，最终被法院认定构成虚假宣传。[1]

（二）承继宣传的主体是原商标许可的被许可人

如果不是原商标许可中的被许可人，而是第三人基于某些条件而利用了他人原来存续但已终止的商标许可关系，也不是这里所谓的承继宣传。比如，在“山东合力餐饮管理有限公司诉张平侵犯商标专用权及不正当竞争一案”中，合力公司许可李咸杰在其店铺店招上使用“HL”商标，李咸杰退租后，店铺由被告张平承租，张平在承租后继续使用原店铺装潢及店招，引起消费者误认，被法院认定构成商标侵权。[2]

（三）承继宣传的内容是强调新商标与原商标的关系

这种关系可能是更名、换标之类的承继关系，也可能是切断或撇清与原商标的某种关系。如果被许可人在许可终止后，只是继续利用原商标，而未推出或宣传一个承继性的新商标，亦非所谓承继宣传。比如，迎春漆业公司在与立邦公司的“立邦”商标许可终止后，沿用立邦特约经销商的名义，仍在店面中突出立邦公司的专卖授权号，表明自己的特约经销商身份；[3]广州杉杉牛仔公司在商标许可合同终止后还继续发展新的 “杉杉”服饰特许加盟专卖店；[4]北京御品香中西饮食文化传播中心在许可终止后继续以原来的 “威斯特”商标名义开展招商活动。[5]这些被许可人的行为被法院判决商标侵权，均非所谓的承继宣传行为。

二、商标许可终止后承继宣传的表现形式

通过梳理现有的案例，可以发现，商标许可终止后，被许可人的承继宣传方式主要表现为以下情形：

（一）将新商标作为原商标的改名加以宣传

被许可人在商标许可终止后，为了更快地推广自己新启用的商标，往往宣传原商标改名新商标。最典型的案例即广州王老吉大健康产业有限公司与加多宝（中国）饮料有限公司虚假宣传一案（下称“加多宝案”）中，加多宝公司在王老吉商标许可终止后，在广告中宣称“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”。[6]

（二）将新商标产品作为原商标的替代品加以宣传

有的被许可人在商标许可终止后，以承继宣传的方式明示或暗示原商标（品牌）产品已停产，然后将推出新商标（品牌）产品加以替代。比如，在大庆市肇源县创亿公司与中化四平联合化工总厂、四平市鑫平洗涤产业有限公司不正当竞争一案（下称“鑫平公司案”）中，四平市鑫平洗涤产业有限公司在与香港8分钟国际洗涤公司生产许可终止后，在广告中声明“敬告广大用户，我厂已停止对原8分钟洗衣粉的生产，如出现问题，我厂概不负责。为答谢消费者的厚爱，在建厂40周年之际，即将向社会隆重推出以118为龙头的天池、含笑牌等系列洗衣粉……”[7]

（三）将新商标作为原商标的前身加以宣传

在奥克坦姆建筑构件贸易公司与常州灵通展览用品公司一案（下称“奥克坦姆案”）中，原告奥克坦姆公司与被告常州灵通公司合作成立常州奥克坦姆有限公司，使用OCTANORM商标，后原告退股，该合营公司变更为常州灵通展览用品公司，并不得继续使用OCTANORM商标。常州灵通展览用品公司后以“灵通”品牌运营，但在产品宣传资料、公司网站介绍时称“其前身是与德国奥克坦姆……合资创办的中国奥克坦姆公司……从此“灵通”（中国品牌）和“奥克坦姆”（德国品牌）在中国展览器材市场上并驾齐驱……产品符合德国 DIN和奥克坦姆公司标准”。[8]

（四）将原商标作为新品牌的一部分加以宣传

在李善斌与深圳其昌公司一案（下称“其昌公司案”）中，原告深圳其昌公司拥有“其昌” 注册商标权，被告李善斌原系原告深圳其昌公司的经销商，在双方终止《其昌门窗经销商合同》后，被告李善斌则在其经营的商铺门面上使用 “柏翠科其昌”的文字标识，将原告的商标“其昌”作为新品牌（商标）的一部分使用。[9]

三、商标许可终止后承继宣传的不法性问题

（一）可能构成商标侵权行为

被许可人在商标许可终止后的承继宣传行为，既有可能构成商标侵权，也可能构成不正当竞争，具体如何定性，需要结合承继宣传的方式，以及是否将许可人的商标当作自己的商标来使用，从而让消费者产生来源混淆。

在前述四种承继宣传的表现形式中，前三种宣传方式通常没有将原商标作为自己目前拥有的商标来使用，其目的只是让消费者了解或误认新商标与原商标的某种关系。但第四种宣传方式，由于将原商标作为新品牌（商标）的一部分，显然是在商标法意义上使用原商标，有可能构成商标侵权。不过，在“其昌公司案”中，虽然被告李善斌在其经营的商铺门面上实际使用了“柏翠科其昌”的文字标识，但法院认为，被告没有在相关商品上突出使用“其昌”文字标识，不应认定构成商标侵权行为。[10]

笔者认为，根据《商标法》第四十八条的规定，将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为，均属于商标使用行为。因此，被告未经许可将原告的商标作为品牌的一部分用于商铺门面上，仍然属于商标使用的侵权行为。法院以“没有在相关商品上突出使用”为由，直接认定为不正当竞争行为，该决定值得商榷。

（二）可能构成不正当竞争行为

我国《反不正当竞争法》第二条规定，“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。” 有些被许可人的承继宣传行为，表面上看似乎在披露客观事实，但最终还是被定性为不正当竞争行为，主要就是违反了诚实信用的原则，未遵守公认的商业道德。具体而言，这些不适当的承继宣传往往构成虚假宣传行为，直接违反了2017年《反不正当竞争法》第8条关于虚假宣传的规定。而从案情来看，这些基于承继宣传而产生的虚假宣传可以大致区分为三类：

1、商誉移转型虚假宣传

以“加多宝案”为代表，被告加多宝公司广告宣称“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”，该“改名”广告把原来依附在“王老吉” 品牌上的部分商誉转移到了“加多宝”品牌上，使得“加多宝”品牌的商誉因此不当增值，同时使得“王老吉”品牌商誉有所流失或者被损害。 [11]法院认为，经营者因为商标许可合同终止不能再使用许可商标，经营者宣传该许可商标“改名”其他商标，如果不同时对该商标原许可使用的方式、权利人、“改名”的原因等作出全面说明，一般消费者在对前述情况不了解时，就会产生该商标已停止使用并且改名，甚至是市场上再出现即属假冒的认识，单纯就所谓“改名”进行的宣传，必然对许可商标的权利人造成损害。[12]

2.商誉攀附型虚假宣传

以“奥克坦姆案”为代表，被许可人的承继宣传主要强调其与原商标权人或原商标使用的关系，主观上有借此以新商标搭乘便车，攀附原品牌商誉的故意，同时在宣传中又回避了一些客观事实，易造成消费者误解。在“奥克坦姆案” 中，法院认为，在商标许可终止后，商标权人明确不得继续使用该商标，被许可人仍在产品宣传资料和公司网站介绍中多次提及原商标，着意强调与原商标权人的关系，强调其公司前身与原商标权人存在合作关系，但未告知已经解除合作的事实，使用了与客观事实不符的用语，回避了某些客观真实情况，足以在相关公众中造成误解，构成引人误解的虚假宣传行为。[13]

3.商誉破坏型虚假宣传

以“鑫平公司案”为代表，被许可人在商标终止后，以容易引起误解的宣传方式，起到破坏、毁损原商标商誉的后果，从而为自己竞争性的新品牌（商标）产品打开市场。针对鑫平公司 “我厂已停止对原8分钟洗衣粉的生产，如出现问题，我厂概不负责”等广告用语，法院认为，当一个取得（商标）许可证的经营者通过广告等手段宣传其已停止生产某品牌商品时，如果不同时对该品牌的使用方式、权利人、停产原因等作出全面说明，消费者在此之前又无从知道或者一般不会注意到该经营者系利用许可证生产时，往往就会产生该品牌商品既已停产，市场上再出现即属非法的认识，这足以导致对该品牌权利人以及其他许可证持有人利益的损害。[14]

四、商标许可终止后承继宣传的正当性要求

并非所有的承继宣传都是不合法的，被许可人在商标许可终止后的宣传中向消费者告知商标许可终止等事实情况是被许可人澄清事实、维护消费者知情权，增强市场透明度的行为，同时也是一种商业言论自由。[15]重庆市高级人民法院在“加多宝案”的判决中也指出，从维护商标作为产品、服务来源标识功能的角度，或者保护消费者知情权角度，公司可以合理的方式对商标变化客观地向相关公众进行说明、告知。[16]从前述案例可以发现，承继宣传行为应当满足以下要求，才会避免商标侵权，尤其是虚假宣传的法律责任。

（一）全面、准确、真实地澄清商标变化的事实

2017年《反不正当竞争法》第八条规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。承继宣传的事实不仅要客观真实，而且必须全面、准确。因为即使披露的是客观真实的信息，但断章取义，对背景或前因后果缺乏明确交代，仍然极易诱发消费者的误解。“加多宝案”中广告语里的“改名”，不仅向消费者传递出被告红罐凉茶更换商标为“加多宝”的信息，还容易使相关公众产生原告“王老吉”已经改名不再使用的误解，显然并不满足合法性的要求。

最高人民法院在“鑫平公司案”的判决中指出，“经营者的广告宣传应当具备真实性，必须客观地介绍商品或者服务内容，不得对相关事实有任何虚构、隐瞒、不合理地省略或者夸张。同时，广告宣传也不应产生误导性，经营者应当对一般消费者的普遍理解予以足够的注意，尤其是在涉及他人商业信誉和商品声誉时，应当对相关事实作全面、客观的介绍，并采取适当措施避免使消费者产生歧义或者误认。[17]重庆市高级人民法院在“加多宝案”的判决中有类似的表述。[18]

（二）一般消费者对宣传内容不会产生误解

由于广告语大都短小精悍、吸引眼球，很难在一两句话中表明商标许可终止或变更的完整信息，从这个角度讲，被许可人在商标许可终止后，应当避免在广告语中进行承继性宣传，否则很难做到全面、准确地披露或澄清客观事实，从而避免消费者对广告内容产生误解。但可以在产品介绍、产品手册或说明书、官网页面中详细记录品牌变化的前因后果、前世今生，除非原商标许可人对此有禁止宣传或说明的合同约定。

在开德阜国际贸易（上海）有限公司与阔盛管道系统（上海）有限公司虚假宣传一案中，开德阜公司是“洁水”商标的权利人，在与德国阿垮瑟姆公司的代理合作期间，将“洁水”商标用于阿垮瑟姆公司的管道产品上。在代理关系终止后，阔盛管道公司成为德国阿垮瑟姆公司新的代理商，阔盛公司对外宣传介绍中使用了“德国阔盛（原德国洁水）——不变的品质”“原德国洁水，现德国阔盛”等类似宣传用语。但是，法院认为前述宣传用语在纯粹的文字表述上确有不准确之处，但尚不构成反不正当竞争法意义上的虚假宣传，因为被告在使用前述宣传用语的同时，还详细陈述了产品代理商和品牌变化的背景等情况，因此对被告使用的宣传用语应在整体上进行解读，不能脱离具体的语境进行孤立的判断，而应放置在整体的宣传内容中进行合理解读。[19]

不过，如果在本案中，“原德国洁水，现德国阔盛”的用语十分醒目或突出，比如作为标题使用，单独成行排列，使用了大于或异于其他介绍性文字的字体，采取了不同的或醒目的颜色等，即使在同一宣传载体上同时附有品牌变更和代理关系变化的详细介绍，笔者认为，恐怕也不能认定是正当使用，因为消费者一般不会全文阅读所有信息，可能只会关注“原德国洁水，现德国阔盛”这几个显著的用字，进而从中获得错误的信息或暗示——原德国洁水已经改名为德国阔盛，这显然还是会让一般消费者引起误解。

（三）没有移转、攀附或破坏商誉的主观故意

商标许可合同终止后，被许可人应当遵循诚实信用原则，遵守公认的商业道德，一般而言，无正当理由不得继续使用或宣传原商标的信息，尤其是不得故意通过承继宣传的方式，试图移转、攀附或破坏原商标的商誉。判断主观上是否具有移转、攀附或破坏原商标商誉的故意时，主要结合被许可人提及原商标的必要性、提及原商标的原因、提及原商标的方式等多个因素进行考虑。比如，被许可人为了澄清因原商标许可终止而更换商标的事实，以消除从其购买原商标产品的原有客户的疑虑，自有其必要。只要方式得当，不会引人产生诸如原商标改名、原商标停产之类的误解，应当予以容忍。

但在“鑫平公司案”中，被告在电视声明和宣传单中说明其“已停止对原8分钟洗衣粉的生产”，但并未同时说明停产原因系原商标许可终止，在客观上足以导致消费者产生8分钟洗衣粉已停产，再出现即属非法的认识；而其后陈述的“如出现任何问题，本厂概不负责”一语，进一步诱使消费者产生因8分钟洗衣粉存在问题才停产的联想。将被告前后宣传内容结合起来，也容易使消费者产生8分钟洗衣粉是其淘汰产品，有新的118洗衣粉来替代的联想。[20]显然，被告是在断章取义地片面说明客观事实，主观上就有让一般消费者对8 分钟洗衣粉的品牌形象产生误解的故意。

（作者单位：上海大学知识产权学院）

注释：

[1] 参见北京市第一中级人民法院（2014）一中民（知）终字第8144号民事判决书。

[2] 参见山东省济宁市中级人民法院（2004）济民四初字第65号民事判决书。

[3] 参见安徽省高级人民法院（2015）皖民三终字第00074号民事判决书。

[4] 参见广东省高级人民法院（2010）粤高法民三终字第184号民事判决书。

[5] 参见北京市丰台区人民法院（2009）丰民初字第6148号民事判决书。

[6] 参见重庆市高级人民法院（2014）渝高法民终字第00318号民事判决书。

[7] 参见最高人民法院（1999）知终字第13号民事判决书。

[8] 参见北京市第二中级人民法院（2005）二中民初字第15828号民事判决书。

[9] 参见福建省高级人民法院（2014）闽民终字第230号民事判决书。

[10] 同注[9]。