超实用！海外商标布局策略看这里

海外商标布局，是在目前中国企业走出去的时代背景下，大家都关注的一个热点问题。如何使中国从制造大国转型为创造大国？如何打造国人自己的知识产权？如何使中国的知识产权走向海外？如何更好的在海外保护中国企业的知识产权？这些正是中国企业在走出去的过程中正在面临和即将面临的问题。

虽然中国企业国际地位越来越高，但相较于国际知名企业，在知识产权意识上还有待提高，特别是在知识产权整体布局和策略制定方面还有很多可以学习和借鉴的地方。

我们通常会说，商标的海外策略需要提前规划、整体布局，产品未动、品牌先行，同时注意商标的选择与使用维权。这些口号说起来容易，但其实存在很多实操层面上的问题需要去关注。

围绕着海外商标布局策略，企业可以主要从四个方面着手对自己的商标进行全方位的保护。主要包括，商标的选择、商标申请时间的考量、商标的使用以及商标的维权与保护。

一、商标的选择

商标的选择其实并不是一件容易的事情，在十多年的从业经历中，我见过太多的企业在创业初期，因为一件商标的选择费尽心思。有一些知识产权意识较强的企业领导人会在确定一个品牌之前先找律师进行商标的检索及可注册性的研究，而这个过程通常是漫长而痛苦的，往往提供了几十个名字都无法注册。

（一） 海外商标申请的情形

   海外商标的注册选择相较于国内来说则更为复杂和不可控。海外市场拓展通常是企业在不同的商业发展阶段的需求。与之相对应的海外品牌的选择，也多数分为以下几种情况，企业现有商标的海外申请扩展、新品牌的推出及本土品牌的发展。对于这三种情况，在商标的选择上，自然也存在着一定的差异。

1、现有商标的海外申请扩展

这种情况通常是企业已经在国内有了较好的发展，品牌已经具有一定的知名度，而随着企业海外市场拓展的需求，将企业的商标进行海外的申请扩展。这种情形通常是（1）该企业产品线相对单一，品牌相对单一；或（2）企业的产品线较多，但针对每一个产品的品牌在国内已经有了较好的发展。不论是哪种情形，在海外商标的选择上，企业并没有太多的变化空间。因为是海外的扩展性注册，所以必然是针对在中国已经注册和使用的商标。

2、新品牌的推出

新品牌的推出通常是指企业有新的产品或服务投入市场，且该产品的投放市场为全球范围，因此需要在国内及海外同步申请。因为此时与产品对应的商标还没有最终确定，对商标的选择则会有比较大的余地。

3、本土品牌

所谓的本土品牌是指该产品仅在特定的海外国家推出，通常也仅在当地使用。这种情形下，该商标一般会使用当地的语言，在选择上也应当以适用当地需求来进行。

（二）海外商标申请的选择

1、语言的选择

企业通常会选择英文和图形商标，使该商标具有更强的普适性。但为了适应国内和其他华语国家的需求，中文也是商标的一个必然选择。如果企业的商标包括了中文、英文和图形三种元素，那么在商标申请的过程中，可以依据各国商标使用需求的不同，进行选择性的组合予以注册。

但如果该商标为一个单纯的本土品牌，那么在申请中通常应当考虑使用当地的语言。

2、限制性选择

由于各国文化的不同，以及在宗教信仰上的差异，通常在商标的选择上有一些限制。我曾经处理过一个案子，客户是一家做酒的墨西哥公司，他们在中国申请了一件商标，是一个笑面罗汉的形象手提一瓶酒的图形，这样的商标在中国必然是会以“不良社会影响”而被驳回的。这虽然是一件中国的申请，但同样对于中国企业的海外申请是一个参考。明显属于与申请国文化或宗教信仰不符的商标，不得作为商标申请注册，甚至不能使用。除此之外还有很多其他情形，需要根据各国的不同情况予以评估。因此，建议就此与当地律师进行充分沟通。

3、商标检索的必要性

海外商标检索是否必要？这个问题是很多企业都关心的。必须承认，由于海外商标申请的过程中，特别是对于一些欧美发达国家，知识产权律师的收费相对较高，在某些国家，商标检索的费用更是高于商标申请的费用，所以评估检索的必要性则尤为重要。

针对 “现有商标的海外申请扩展”的情形，通常不建议做商标检索。因为在此情况下，商标可选择空间不大，即使存在在先商标，企业也通常不会对申请商标进行修改。一般处理方式是，如果在申请过程中出现在先近似商标，再根据实际情况考虑是否进行复审或放弃申请。但针对“新品牌”和“本土品牌”，因为可修改的空间较大，变通性更强，因此可以考虑进行前期的商标检索，以提高商标的注册成功率。

二、商标申请的时间计划和途径

所谓布局，“布”的时间是其中的一个关键因素。这个局何时“布”，怎么“布”？

（一）海外商标申请的时间计划

我们在文前已经提到过一个很重要的口号，即“产品未动 品牌先行”。

每个国家商标申请的流程和时间轴均有一定的区别，比较快的可能几个月就能获权，比如新加坡和德国，比较慢的可能需要几年的时间，比如印度等。鉴于商标申请的流程较长，如果未获得商标注册就贸然进入市场，可能会面临因商标侵权而不得不退市的困境，届时企业则得不偿失。

基于各个国家的实际商标注册时间轴，企业可根据情况提前半年甚至二年的时间规划商标的海外申请。

（二）海外商标申请的途径

海外商标的申请途径主要包括马德里国际申请和单一国家申请。

所谓马德里国际申请就是基于1891年签订的《商标国际注册马德里协定》和1989年通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》的约定而建立的国际商标注册体系。截止目前，马德里的成员国已经达到了100个国家，其中欧盟（28个国家）和非洲知识产权组织（17个国家）均为被列为一个成员国。目前马德里注册体系基本上可以覆盖了全球绝大多数的国家。马德里国际注册体系的具体管理机构为世界知识产权组织国际局。而所谓单一国家申请就是针对每个特定的国家提交商标申请。

比较马德里申请体系与单一国家申请，其优缺点如下表：

企业在海外商标申请途径的选择中，应当根据企业的实际需求，做出最为合适的决定。不能一味地为了节约费用而选择马德里国际申请，但也不需要为了每个国家拿到单独的注册证而选择单一国家申请。

如果一个商标在国内已经注册超过5年，商标权比较稳定，而且海外商标注册的国家较多，则应当考虑选择马德里国际注册。特别是针对一些非重要市场，或者海外拓展的第二梯队的国家，完全可以通过马德里国际注册体系先在这些国家进行商标布局；而后期商业运营发生调整的时候，适时地对其中的重要市场，特别是需要品牌使用更为灵活的国家考虑提交单一国家申请。

鉴于马德里国际注册体系需要一个基础国申请，而且与该基础申请的关系紧密。这种紧密关系主要体现在两方面，一个是在指定国家的申请所覆盖的商品必须与基础申请相同或小于基础申请的范围；另一个是在指定申请提交的5年内，如果基础国商标申请或注册无效了，则所有指定国家的延伸申请均一并无效，即中心打击原则。所以企业在提交申请的时候必须慎重考虑不同的需求，选择最为合适的途径。

三、海外商标的使用

商标作为有限资源，使用即是对其价值的体现，使用也同时是限制资源浪费的必须。提到海外商标的使用，需要考虑三个层面的内容：使用为获权基础、使用防止撤销和使用而产生知名度。

（一）使用为获权基础

与我们国家不同，很多海外国家的商标获权必须基于商标的实际使用，且仅对商标所使用的商品及服务项目进行保护。典型的如美国。美国的商标申请通常有两种方式，一种是基于实际使用而申请，另一种是基于意图使用而申请。基于实际使用而提交的商标申请，必须在提交申请的时候同时提供商标首次使用的时间及使用的样本。而基于意图使用提交申请，不需要在提交申请时即提交使用证据，仅表达有实际使用该商标的意图即可；但如果想最终获得该商标的注册，仍然需要提交实际使用的证据方可。在意图使用的申请过程中，申请人最多可以获得36个月的时间去提交使用证据，但必须基于善意意图。如果在36个月后仍然无法提交使用证据，则该商标申请会无效。

（二）使用防止撤销

与我们国家规定的连续三年不使用撤销程序类似，大多数国家均对商标的商业使用有着相应的法律规定，只是有些国家的规定是三年，而有些国家的规定则是五年。但不论年限如何，对于商标使用的制度原则是一致的，即商标必须要进行使用，否则就会面临被撤销的风险。

因此，企业在海外国家获得商标注册之后，必须尽快对该商标进行合法的使用，以避免面临基于不使用而被撤销的风险。

（三）使用而产生知名度

如前所述，商标的价值通过使用来实现，如果没有使用，何谈知名度。因此，不论是出于商业运营还是法律保护的目的，商标的使用都是不可获缺的。只有通过使用而产生知名度，才可以使得这个商标获得相应的或者更大的法律保护。这一点在各国都是相通的，没有区别。

四、海外商标维权与保护

谈布局，就不得不谈后期的维权与保护。自2017年下半年开始，商标局开始定期发布中国企业商标在海外被抢注的风险预警，一方面体现了国家对海外商标抢注现象的关注，也同时显示出目前中国企业商标在海外被侵权的情况也日益严重。而另一方面，我们也不得不承认，目前一些中国企业仍然抱有打擦边球的想法，想借助于其他知名品牌的知名度谋利。

我曾经处理过一件商标抢注案件，当事人是国内一家比较知名的互联网企业。该公司的商标在比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡）被人抢注了，而且还是中文。正常理解，这样的巧合是不可能的。但由于该公司并未在欧洲开展业务，也没有对欧洲市场进行前期布局，导致了商标抢注的发生。经过几年的努力，最终由于没有办法提供在当地的使用证据，从而无法证明该商标在当地的知名度，而没有成功将该抢注商标无效。而基于当地法院的判决，这家中国企业还需要承担对方律师的费用，如果不支付，那么在该公司的法定代表人入境当地的时候，可能面临被扣留的风险。如果当初该企业能将商标的海外布局做得更到位一些，可能就不会出现这样的结果。

另一个案件则相反，是一家中国企业在美国被一家意大利公司起诉商标侵权。该中国企业为一家涂料公司，海外市场拓展一直做得不错，涉及的国家众多。与这家意大利公司在多个国家都有过较量，胜负参半。当这家中国企业找到我们的时候，他们对于美国的诉讼很有信心。正式接受委托之前，我们对相关证据进行了充分研究，从中就发现了一个很重要的问题。当意大利公司起诉该中国企业时，中国公司最初的回复是他们并没有在美国销售涉案产品，也并没有在美国使用涉案商标。但意大利公司则指出，这家中国企业曾在美国就涉案商标提交了商标注册申请，为成功获得注册，该中国公司提交了一份海关进口单据，以证明其在美国针对涉案商标的使用。这份证据显然与中国企业自称未在美国销售涉案产品、未使用涉案商标的理由相悖。最终我们没有接受这个案件的委托，因为在美国这样的情形会被认为是一种欺骗行为，从而可能导致更为严重的后果。

上述两个案件代表了两种完全不同的情形，但不论哪一个，中国企业都付出了巨大的代价。

海外商标布局策略是一个很大的话题，在有限的篇幅中无法一一细化，希望这篇文章主要是从企业的实际操作角度出发，在总结多年工作经验的基础上，给中国企业的海外发展提供一些思路。

来源：中华商标杂志

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