商标指示性合理使用的概念范围

2021-02-06 21:02:15|

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在早前的《欧共体商标指令》第6条第1款（c）项中规定，“商标权人无权在如下交易过程中禁止第三方使用其商标……（c）必须使用商标以表明商品或服务的用途，特别是在配件或零部件领域的使用”。从该款法律的文字表述中可以看出，在《欧共体商标指令》中指示性使用的语义之下，主要是指使用他人的商标来指示自己的产品或服务的目的的商标使用，其产品或服务的来源为自己。在实践中，通常汽车或电子产品等零配件商或维修服务提供商用于指示自己的商品或服务是专门适用于他人的商品之上时，可能构成欧盟指令中的指示性使用。然而在BMW案中，被告在销售二手宝马车的过程中使用BMW商标的行为，其商品来源仍是BMW而非被告自己，其使用目的是为了表明别人的商品而非自己的商品或服务的用途。因此，法官并没有援引指示性使用的相关规定而是从权利用尽理论入手进行论述。而对于该案中被告为自己提供的维修和养护宝马车的服务进行广告宣传中使用BMW商标的问题，欧共体法院则是援引的《欧共体商标指令》第6（1）（c）款中指示性使用的规定。欧共体法院认为，《欧共体商标指令》第7条的权利用尽原则是为了协调商标专用权的保护与共同体内货物自由流通之间的利益，并使得商品在投入市场后的进一步商业活动中能够继续使用其依附的商标。而对汽车的维修和保养服务并不会涉及到商品的进一步商业活动的问题。
在美国，最初创设的指示性合理使用实际上是针对使用他人商标来指代他人商品或服务的使用行为。在New Kids on the Block vs.News America Pub.,Inc.案中，美国联邦第九巡回法庭的法官指出：“的确，这并不是典型的合理使用的案例，在典型的合理使用的案例中，被告是使用原告的商标来描述被告的产品。而此处New Kids的商标是被用于指代New Kids自己。”27可以看出，在创设指示性合理使用概念之初，法官就已经注意到了指代他人产品或服务来源与指代自己产品或服务目的之间的区别。因此，美国New Kids检验标准的创立也只是为了对使用他人商标指代他人的商品或服务的行为进行合理使用检验，而并不是为了检验使用他人的商标指代自己的商品或服务的行为。
而在我国，有学者总结认为，商标指示性正当使用是使用他人商标描述自己的商品或服务，是商标的“表达性”使用，而商标权用尽是使用他人商标指示特任商品或服务的来源，是商标的“发信号”功能的使用。28在上文所述的中国各级法院的判例中，法院几乎均是从指示性合理使用的角度入手进行裁判。然而上海市浦东新区人民法院的“芬迪爱得乐有限公司与上海益朗国际贸易有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷”一审判决29中，针对被告在其店招上使用“FENDI”商标的行为，法院也曾从权利用尽理论入手展开过相关论述。
如上文所述，正如在现行的《欧盟商标指令》中已经将使用他人商标指示他人商品或服务来源的行为纳入指示性使用的范畴，必须承认，在对该类商标使用行为的规制中，商标权利用尽和商标指示性合理使用存在概念范围上的重叠。在目前我国的商标立法既未对商标权利用尽作出明确规定，也未对指示性合理使用作出明确规定的情况下，从理论上讲针对该类行为，既可以从权利用尽的角度进行抗辩，也可以从指示性合理使用的角度进行抗辩。总结目前欧盟、美国及国内的立法及司法裁判经验，对于指示性使用的概念范围既存在以现行《欧盟商标指令》为代表的同时包含使用他人商标指代自己商品或服务来源与使用他人商标指代他人商品或服务来源的广义的指示性合理使用的概念，也存在以欧盟BMW案为代表的仅包含使用他人商标指代自己商品或服务来源的指示性合理使用概念，以及以美国New Kids案为代表的仅包含使用他人商标指代他人商品或服务来源的指示性合理使用概念。在将来我国《商标法》的修订中，应当注意到两种指示性使用行为的区别，并对指示性合理使用的概念作出明确的规定。

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