“东风案”评析：涉外定牌加工商标纠纷是否应该考虑国外商标权的合法性？

“东风”案的一审判决中，常州市中级人民法院认为：“(被告)常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为不构成商标侵权。”但是，江苏省高院关于 “东风”案的二审判决却做出了完全相反的判决结论。根据该案二审法官对该案的评析，江苏高级人民法院关键在于考虑了该案的几个特殊事实,其中包括：(1)上柴公司“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就出口印尼等多个国家和地区。(2)印尼PT ADI公司恶意抢注与上柴公司商标相同的中文“东风”商标。(3)上柴公司与印尼PT ADI公司就‘东风’商标权属在印尼法院进行过长期诉讼。用该法官的说法是：“基于以上事实，在分析判断常佳公司的行为是否构成商标侵权时需要考虑两个因素：一是印尼PT ADI公司注册“东风”商标是否具有不正当性；二是常佳公司在接受境外委托时是否尽到必要审查注意义务，特别是在其知晓“东风”商标知名度且其曾经承诺不再侵权的情况下，是否应负有更高的注意义务。”“东风”案二审的合议庭认为：“对涉外定牌加工业务纠纷的解决，……还要……倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，……有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。”江苏高级人民法院的法律依据是2013年修正的《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”以及第十三条关于禁止抢注驰名商标的规定。笔者完全同意人民法院的司法判决应该倡导商标诚信注册、遏制商标恶意抢注的观点，但是，这样的观点并不能适用于本案。笔者认为：印尼PT ADI公司注册“东风”商标具有不正当性，或者说上柴公司与印尼PT ADI公司之间存在商标争议，无法成为常佳公司涉外定牌加工行为构成商标侵权的实质性理由。
礼让原则是以“国际礼让”( Comitas Gentium)说以及“既得权”理论为理论基础的国际私法原则，是一国法院适用外国法的依据。创立国际礼让说的荷兰国际私法学者胡伯指出：“主权国家对于另一国家已在其本国有效实施的法律，出于礼让，应保持其在境内的效力，只要这样做不损害自己国家及臣民的权益”，“在外国境内获得的权利应予执行”。英国学者戴赛在此基础上发展出来的“既得权”理论强调：“依据任何文明国家的法律正当获得的任何权利，英格兰法院均应予以承认；通常情况下，也应予执行。”然而，正如有学者指出的那样，礼让原则在知识产权侵权纠纷中难以发挥作用，其原因在于知识产权的地域性和权利客体的可复制性。以商标权为例，由于商标权具有地域性，商标本身具有可复制性，这就使得不同的民事主体在不同的法域对用于同一种商品的相同商标可分别享有商标权。这一特点使得商标侵权案件原则上只能适用法院地法(内国法)，而不能适用外国法。
其次，江苏高级人民法院的判决直接以“常佳公司应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就‘东风’商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务”为理由，判决其构成侵权，看似振振有词，却经不起推敲。如果说被告“受托印尼PT ADI公司贴牌生产”行为本身就构成侵权，那么其“应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就‘东风’商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权”等等事实不过是锦上添花，最多说明因为被告存在“恶意”而加重其损害赔偿责任罢了；如果说被告“受托印尼PT ADI公司贴牌生产”行为本身并不构成侵权或者并不一定构成侵权，那么，也无法因为有了这些“应当知晓”或“曾经承诺”的事实就可以认定其构成侵权。如前文所述，“东风”商标在印度尼西亚长期存在注册纠纷，并不是得出被告的涉外定牌加工行为是否侵权的理由。更何况，该印尼注册商标已经在2009年被该国最高人民法院确认维持，就算按照江苏高级人民法院相关判决的一贯做法，“国内加工企业接受境外委托时，应当对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要的审查，如果其已尽到必要审查义务，就应当认定其不存在过错”，那么本案中被告在涉案产品上使用“东风”商标出口印尼，也已尽到必要审查义务而不存在过错，因为依据印尼法院的判决该商标在印尼的注册显然是合法的。但是，在无法否定印尼注册的“东风”商标是合法的前提下，江苏高级人民法院却要求被告认识到“境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性”进而要求其“施加更高的注意义务”，这显然在逻辑上难以成立。最后，即使被告之前曾经承诺不侵权(2008年)，但是，假如被告的行为不会构成侵权，这种承诺也无法成为其行为构成侵权的理由，原告最多只能依据《合同法》提起违约之诉，而且说不定被告会提起宣告合同无效的请求，甚至原告执意执行该承诺的话说不定还会有“协议限制竞争”的嫌疑。可见，江苏高级人民法院回避涉外定牌加工行为(在相同商品上使用相同商标)本身是否构成侵权的分析，却以所谓的“未尽到合理注意与避让义务”作为侵权构成要件，只不过是为了得到自己想要的侵权结论，却既不愿意依据《商标法》的既有规则去分析，不认为按照地域性原则保护中国注册商标权人的权益(即涉外定牌加工本身就可以构成商标侵权)是合理的，但是，如果遵循最高人民法院确立的“涉外定牌加工不构成商标使用”的规则又显然会与自己在本案中想要的结论发生矛盾，于是只好顾左右而言他，另外生硬地制造一套似是而非的规则罢了。
第三，江苏高级人民法院认为被告的行为“实质性损害”了原告利益，却把原因归结到国外商标权人的“恶意抢注”上，其逻辑难以自洽。江苏高级人民法院的判决中有两处分析了“实质性损害”：(1)如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益；(2)印尼PT ADI公司的注册行为不具有正当性，其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。我们暂且同意：在本案中原告上柴公司在印尼市场中销售“东风”柴油机确实遭到了来自被告的贴牌加工产品的冲击，这必然导致其经济收益的实际损失。但是，需要进一步思考的是：这个“实质性损害”究竟是怎么产生的？是因为印尼公司“恶意抢注”而导致的，还是因为被告的贴牌加工行为而导致的？从上述判决原文可以看出，江苏高级人民法院似乎认为“实质性损害我国商标权人(上柴公司)利益”的根本原因是在于“境外恶意抢注”或者说“注册行为不具有正当性”，而实施损害的主体是“境外企业或个人(印尼PT ADI公司)”。但是，不要忘记：本案要讨论的是被告(国内贴牌加工商)的行为是否合法，是否侵权，是否损害了原告上柴公司的利益，而不是境外注册行为是否合法。江苏高级人民法院把“实质性损害”的原因最终归结到境外注册行为的恶意或不当上，显然已经脱离了案件争议的重点和焦点，更何况这样的结论显然与外国法院的最终判决结论明显冲突。其实，如果我们把问题聚焦到涉外定牌加工行为本身上，并非就难以得出被告的行为实质性损害了原告利益的结论。如前文所述美国法院在ARI诉Riceland一案中的分析所言一样，原告和被告在中国境内都是同一产品的生产制造商，其行为是属于商业活动，即使被告的产品不在中国境内销售而是出口到国外，但这必然影响原告方在国外的市场进而影响其在中国境内的生产活动并有损其商业利益。本案主审法官“考虑到我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实”，不愿意直接认定被告的涉外定牌加工行为本身就损害了原告(中国商标权人)的利益，却又“考虑到境外商标权人恶意抢注的情形”，就把造成损害的原因归结到境外商标权人的恶意抢注上，最终据此认定被告的涉外定牌加工行为损害了原告的利益，这样的说理其实是绕了一个大弯，把本身简单的法律道理复杂化了，而且会落下把法律问题政策化甚至政治化的话柄，费力而不讨好。
总之，江苏高级人民法院“东风”商标案的判决一方面不愿意直接依据《商标法》的既有规则判决被告侵权，另一方面又不愿意循着最高院“涉外定牌加工中的使用不构成商标使用”的思路判决被告不侵权；一方面不想说境外委托人恶意抢注商标与被告的贴牌加工行为构成侵权之间存在直接的因果关系，一方面又以境外委托人恶意抢注中国驰名商标作为本案基本和关键事实，来证明被告未尽到“合理注意义务”并“实质性损害”了原告利益，从而判定被告涉外定牌加工行为构成侵权，但却回避了涉外定牌加工行为究竟是否属于“在相同商品上使用相同商标”的实质性问题。笔者完全能够理解江苏高级人民法院在此案判决中面临的各种窘迫。这个困境的症结在于一些法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件时，把《商标法》中既有的规则和逻辑放弃掉了，而最高人民法院确立的“涉外定牌加工中的使用不构成商标使用”的规则进一步把涉外定牌加工商标侵权问题的解决引入了死胡同，从而在面对具体的“东风”案时，江苏高级人民法院若再套用最高院的规则就会得出与适用该规则所希望实现的结果(判决不侵权有助于纠正恶意抢注商标、维护国内加工商利益，也不会对国内商标权人利益造成损害等)相反的结论，就不得不寻找新的规则和所谓的新“标准”。然而，法律毕竟不是可以任人玩捏的游戏，试图用一个漏洞百出的标准去替代另一个并不周密的标准，只会把原有的规则解释得越发混乱。如果每面对一个特定的案件，法官就发展出一套新的解释规则，那么，法律规则就成了任人打扮的小姑娘。
其实，对于在中国境内的涉外定牌加工行为，完全可以按照《商标法》规定的商标侵权构成要件去分析。如果贴牌加工商未经中国商标权人的许可，在相同的商品上使用了与注册商标相同的商标，中国法院就应该认定被告的行为可以构成侵权(笔者的另外一篇文章对此已经有更为细致的分析)。如美国法院在ARI诉Riceland一案中的分析所言，因为被告对涉案商品的加工、包装、配送、出口等行为都是在中国境内发生的商业行为，被告使用涉案商标当然属于商标权专用权控制的使用行为，被告涉嫌侵权的行为应该属于对商标的使用，这种使用无疑会对同样在国内从事相同产品的生产的国内商标权人的利益造成损害。所以，江苏高级人民法院完全没有必要建立一套新的规则来判定被告的行为构成侵权。当然，在被告的国外委托方在国外享有同样的注册商标权的情况下，是否需要出于对外国商标权的尊重和对外国商标法的礼让而豁免被告的侵权责任，以避免出现被中国法院被判侵权的行为而在进口国却完全是合法的冲突情形？如前文所述，“国际礼让”并非一项法律义务，一国法院应该可以根据个案来进行权衡。从商标权的地域性原则出发，笔者以为并不存在礼让的需要，中国法院审理商标侵权案件，一般并不需要考虑该商标在国外的权利归谁享有，其权利取得是否正当等等。如果说处理法律纠纷也要讲点政策和政治，要维护好本国企业利益，那么，这就是最简单实用的合乎法律逻辑的办法。而美国法院在ARI诉Riceland一案的判决已经告诉我们他们用的就是这个办法：即便被告在美国境外(沙特)使用涉案标识不违法，也不足以排斥美国法的适用，被告在美国的行为照样被处以禁令。

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