美国商标法对涉外定牌加工行为的适用

首先，即便涉案双方存在商标注册纠纷，但是，商标纠纷的一方当事人(印尼PT ADI公司)根本不是本案(民事纠纷)的当事人，在该当事人并未参与案件审理未提出任何抗辩的情况下，我国法院凭什么去判断其注册是诚信不诚信，恶意不恶意？即便是恶意注册，但是该商标注册纠纷无疑只有印尼法院享有管辖权，而中国法院鞭长莫及，以中国《商标法》为依据去审查国外注册的商标是否合法更难以成立，因为同一个商标在不同国家的知名度不一定相同，一个商标在外国有知名度在中国不一定有知名度，反过来也是如此。中国法院绝不应该去保护一个外国驰名商标，而要求外国法院保护中国驰名商标同样也不可能实现——这是商标权的地域性所决定了的，全世界还没有一个国家的法院可以对他国的商标注册纠纷行使管辖权的。而本案的基本事实是：印尼PT ADI公司1987年在印尼注册的“东风”商标于2009年被印尼最高法院再审维持注册。所以，从法理上说，基于商标权的地域性，江苏高级人民法院没有必要在本国民事侵权纠纷案件中考虑一个国外注册商标的合法性或正当性；从事实上讲，即使要考虑被告使用的商标在国外是否享有合法权利，印尼最高人民法院的判决也已经做出了肯定的最后回答，江苏高级人民法院没有权利去否定该商标在印尼注册的合法性和正当性。因此，假如说国外的商标权需要得到考虑和尊重，那么，印尼最高人民法院的判决结论就应该得到尊重，江苏高级人民法院在没有经过全面审理的情况下怎么能一定“有理由相信”一个国外已经是合法注册的商标就是“恶意抢注”呢？总不能一边说要考虑外国商标权的正当性，一边又根本不顾及该国法院已经确认了该商标的合法性，这显然是自相矛盾的。事实上，根据最高人民法院的判决，一方使用的商标是否恶意抢注，与涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，并不存在因果关系，在“PRETUL”案中，被告亚环公司称原告受让的商标属于许浩荣恶意抢注墨西哥“PRETUL及椭圆图形”商标，但最高人民法院在没有认定原告使用的商标属于恶意抢注的情况下，依然判决被告的涉外定牌加工行为不构成侵权。 而如果按照江苏高级人民法院的观点，“对于国内商标权人涉嫌恶意抢注境外商标，……所有贴牌加工产品均出口的，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务”，显然“国内商标权人恶意抢注境外商标”成为国内加工企业不构成侵权的关键因素，这样的话，涉外定牌加工商标侵权纠纷案件的争议焦点问题从是否构成侵权变成了商标权是否具有正当性的问题，这恐怕是有点荒唐的。因此，江苏高级人民法院的这个裁判逻辑也难说和最高人民法院的逻辑是一致的。
如前所述，美国法院对于域外商标侵权行为的管辖以及美国商标法对于域外商标侵权行为的适用有着一定限制和适用条件，比如，被告在境外实施的行为对美国商业产生了实质性影响，于是，一些涉及在美国生产制造而出口到美国境外销售商品的商标侵权纠纷案件中，被控侵权的被告反而会以涉案商品只是在美国境外销售，所以“不会对美国商业产生实质性影响”为理由，提出美国法院不能对此进行管辖以及美国商标法无法适用于这样的案件的侵权抗辩。这似乎确实就把在美国生产并出口的商品是否会侵犯美国商标权的问题，与所谓的美国商标法域外适用问题联系了起来。
在美国法院审理的涉及商标法域外适用的案件中，《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》一文中提到的1983年American Rice, Inc. 诉Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案，被告涉嫌侵权的行为确实属于涉外定牌加工的情形。该案案情是这样的：
原告美国大米公司(ARI，位于德克萨斯)和被告阿肯萨斯大米种植者合作社(Riceland)都是美国农民进行市场营销的合作组织，都将美国大米加工、包装后出口到沙特阿拉伯销售。美国Blue Ribbon Mills公司自1966年开始就将带有“Abu Bint” (文字商标，阿拉伯语“女孩”的意思)以及女孩形象(图形商标)的大米销往沙特阿拉伯。原告在1975年收购了这家公司并受让了上述商标，上述女孩形象的图形商标在联邦注册，“Abu Bint”文字商标(包括英文和阿拉伯文)在德州注册；原告从1972年起试图在沙特注册“Abu Bint”商标，被沙特商标局驳回(还在法院审理中)；沙特不识字的公众主要根据女孩图案(由红、黄、黑三色组合)识别来自ARI的大米。
1978年被告开始向沙特阿拉伯出口销售“Bint-al-Arab(即阿拉伯女孩)”牌的大米。该品牌名称是沙特经销商Alamoudi创立的，但被告享有在沙特以外的独占使用权。一开始，这个大米包装的主要颜色是“绿、黄、黑”，但是1981年，根据Alamoudi的要求，Riceland将颜色搭配改成了“红、黄、黑”，与ARI公司的近似。这样，沙特的商人、装卸工人和消费者常常把“Bint-al-Arab”大米与原告的“Abu Bint”相混淆，甚至Alamoudi告诉其客户两者是同一个大米。
从上述描述来看，被告Riceland公司根据沙特经销商的要求在美国境内生产加工涉案的“Bint-al-Arab”大米出口到沙特销售——这一点与我们通常所说的涉外定牌加工出口的表现是一致的。该案的原告ARI公司于1981年10月5日向地方法院起诉被告Riceland公司违反了美国商标法关于制止来源混淆(false designation of origin)的规定，同时违反《德克萨斯州欺骗性商业行为法》(Texas Deceptive Trade Practice Act)构成商业欺诈行为。经过证据听证，1982年3月2日审理该案的地方法院同意了原告颁发初始禁令(preliminary injunction)的请求：禁止被告在其涉案大米的销售、包装、出口和宣传中以任何方式直接或间接使用涉案商标近似的文字和图案。
根据美国商标法，在判定是否构成商标侵权时，一般都要分析被告的行为是否“容易导致混淆”(likely to cause confusion)，因此，审理该案的地方法院法官在说明其颁发初始禁令的理由中指出：“有证据表明存在实际混淆”(There is some evidence of actual confusion)。由于涉案的商品是销往沙特阿拉伯的，因此，这里所谓的“实际混淆”实际上是指“这种使用会导致沙特阿拉伯的消费者产生混淆，以至于相信或认为Riceland公司的大米与ARI公司有关或是ARI公司提供的”。因此，从表面上看，该地方法院似乎是对美国境外的商标侵权行为实施了管辖，并依据美国商标法颁发了禁令。于是，被告提起上诉说：“地方法院认为对本案有权依据《兰姆法》颁发禁令并认为不能适用‘不方便审理的法院原则’(Forum non conveniens)，这是错误地适用了法律”。
但是，美国联邦第五巡回上诉法院在审理这个上诉案时认为地方法院的决定并没有错，并针对被告的上诉理由进行了分析和反驳。
首先，被告在美国境内实施的商业行为受美国商标法的规制。虽然如被告所言，“涉嫌侵权的大米最终销售地是在沙特阿拉伯，这些大米也并没有返销回美国”，但是该法院的判决指出：《兰姆法》赋予商标注册人对任何人……“在商业活动中使用”(use in commerce)——即似是而非地模仿一个注册商标的行为提起一项民事诉讼的权利，如果是涉及对商品的销售、许诺销售或配送。该判决还指出：被告在沙特的销售行为对于美国商业的影响并非是微不足道的。因为被告的每一个行为，从大米的加工和包装到运输和配送，都是属于商业行为(activities within commerce)，而被告在沙特的销售行为，必然影响原告——因为原告的大米也是在美国加工、包装、运输和配送的。这些商业行为无疑都受到美国国会颁布法律的规制。仅仅因为非法行为的最终完成(consummation)是在外国国土上，并不足以支持被告的主张。可见，被告加工生产侵犯商标权的商品并出口到国外销售的行为并非不受美国法律的管辖，恰恰相反，因为如前所述，即便侵权商品不是在美国生产而是在国外生产和销售的情况下，如果这种行为会对美国的商业产生实质性影响，美国法院都有可能依据美国商标法判决该行为侵权，那么，在涉嫌侵犯商标权的产品是在美国生产加工的情况下——即该商标是在美国境内的“商业活动中使用”(uses in commerce)，这时，就算涉案商品是出口到美国境外销售，无疑美国法院可以依据美国商标法判定其侵权的。因此，在这种情况下，与其说这是美国法院对境外发生的侵权行为实施域外管辖，不如说是依据美国商标法对被告在美国境内商业活动中使用他人商标的侵权行为进行审理。
其次，即便被告在美国境外(沙特)使用涉案标识不违法，也不足以排斥美国法的适用。被告Riceland主张: 原告的商标“Abu Bint”也尚未在沙特阿拉伯注册，而Alamoudi已经在沙特使用自己的“Bint al-Arab”商标不止一年，根据沙特阿拉伯的法律，Alamoudi享有使用该商标的平行权利(concurrent right)，被告自然也是如此。由于Riceland在沙特阿拉伯的行为并未违法，因此美国地方法院不应该颁发禁令，否则就会与外国法相冲突。对此，上诉法院的判决指出：一方面，被告的理由最多表明在沙特有权使用该商标的是Alamoudi，而不是被告自己，因为根据被告自己翻译的《沙特阿拉伯商标注册法典》，Alamoudi可能获得的权利是“不可转让的”；而且即便被告可以享有使用这个商标的权利，但该权利并非像注册商标权那样属于法定权利(legal right)，并不具有对抗原告权利的优先地位(not superior)。另一方面，原告ARI自1972年以来一直在沙特为其商标Abu Bint寻求注册，该注册申请争议案件目前正在该国法院审理，沙特法院并没有说Riceland拥有使用Bint al-Arab商标的法定权利，也没有说这些商标未对ARI的Abu Bint商标构成侵权。因此，维持地方法院的禁令，在美国禁止被告损害原告在沙特的商业利益，并不会对沙特主权或法律的侵犯，被告的反对理由不能成立。
再者，正是因为本案适用的是美国法而不是外国法，所以也没有“不方便审理的法院”原则适用的空间。该上诉法院的判决指出：“因为本案适用的是美国法而不是外国法，本案没有足够的事实能够让一个美国的原告跑到外国法院去起诉。本案中，一家美国公司依据本国商标法和反不正当竞争法寻求救济，来制止另一家美国公司在本国和境外实施的非法行为，这已经足以让我们确信地方法院驳回被告的动议并非是滥用其裁量权。”
从美国法院的上述判决理由来看，对于在美国境内加工、包装和配送的商品，虽然该商品是出口到国外市场销售的，但是，由于原告(商标权人)也在美国境内从事相同商品的加工、包装和配送等商业活动，被告的商品即使是在国外市场销售的，也会实际上损害原告的利益，因为原告也可以在国外市场销售同样的商品或者原告也有在国外市场销售同样商品的机会，被告使用与原告相同或者相近似的商标的行为，很有可能造成公众的混淆(虽然这种混淆主要是发生在美国境外)，所以，美国法院是可以依据美国商标法颁发禁令的。
总之，对于涉外定牌加工出口中的商标侵权纠纷，因为被告的贴牌加工行为就是在美国境内进行的商业活动，美国法院原则上是可以适用美国商标法来做出侵权裁判并颁发禁令的，即便相关公众可能的混淆是发生在美国境外，即使被告使用涉案商标是基于国外委托方的许可而国外委托方在该国享有合法使用该商标的权利，被告的行为总会有损于美国境内同样生产加工同类商品的商标权人的利益，使得美国的商标权人向国外市场出口该同类商品的机会丧失或减少，也使得外国消费者对来自美国的商品发生来源的混淆。被告企图以美国商标法不适用于域外销售行为作为抗辩理由，难以成立。这对于中国法院审理类似案件是有借鉴意义的。中国法院应该认识到涉外定牌加工就是在中国境内进行的商业活动，而不应该再强调涉外定牌加工行为不是中国境内发生的商标使用行为，也不应该再强调涉外定牌加工出口到国外市场销售不会造成相关公众的误认和混淆，而放任这种行为不受中国《商标法》的约束。

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