在商标诉讼期间考虑您的品牌

我们早期版本的IP公告中的文章解决了在完成美国商标申请提交时出现的八个最常见问题。向美国专利商标局提交申请后，美国专利商标局的审查员将在适当时候开始实质性审查。与专利申请人的漫长等待形成鲜明对比的是，在本出版物出版之时，从申请提交到发布第一个Office Action的平均时间仅为  2.8个月。商标申请的平均总待审时间仅为10.3个月，这表明审查律师在不到一年的时间内接受或拒绝了该申请。
审查律师最初可能拒绝商标申请的原因有很多。在对这些拒绝做出回应时，专注于打造品牌的申请人在应对拒绝方面应具有战略性，以确保通过回应方式保护甚至增强品牌。以下我们讨论了申请人在起诉过程中面临的一些较普遍的拒绝，包括：（1）可能与另一商标混淆。（2）该商标仅是描述性的（或通用的）；（3）与该商标相关的商品和服务的识别是不可接受的。
（1）可能引起与其他商标的混淆
当律师认为被申请的商标类似于先前在美国被他人使用并且未被放弃的注册商标或商标或商品名称时，审查律师可以根据15 USC§1052（d）拒绝商标申请  。消费者会对商品的来源或赞助感到困惑。
当审查律师基于混淆的可能性拒绝申请时，申请人有多种选择可以做出回应。申请人应首先考虑商标的相似程度以及审查律师的职位是否成立。通常，商标之间的差异足够大，以至于申请人可以主张两种商标之间的共存。申请人考虑的差异不仅与商标的实际外观，感觉和声音有关，尽管这些是要考虑的因素，而且In Re EI DuPont De Nemours＆Co.建立的所有13个因素都与商标的  相关性有关。确定两个商标之间混淆的可能性。区分标记时要依靠的一些更有效的因素包括：
商标在外观，声音，内涵和商业印象上的整体差异；
货物的相异性和性质；
已建立的，可能继续的贸易渠道的差异性；
进行销售的条件和买方，即 “冲动”与仔细，精细的购买的对比；和
在没有实际混淆迹象的情况下，可以同时使用的时间长度和条件。
上面确定的五个因素中的第一个是不言自明的。商标的外观，声音或使用方式之间的任何差异均应引起审查律师的注意。记住上面提到的第二个因素很重要，因为即使外观和声音相同或相似的商标也可以共存于同一国际商标类别中。例如，“轻型医疗设备”商标ASPIRE（美国法规3,702,542）和“助听器”商标ASPIRE（美国法规3,592,759）在国际商标类别10（外科手术，医疗，牙科和兽医用器械和器械，假肢，眼睛和牙齿；整形外科用品；缝合材料），尽管它们都是医疗器械。这至少是因为与商标相关的商品是如此不同。
上面确定的第三和第四因素与购买条件有关。如果所讨论的商品是通过不同的渠道出售的，例如，卖给消费者而不是卖给医生和医院，甚至卖给同一家医院内的不同部门，那么这一事实往往是造成混乱可能性不大的另一个原因。此外，消费者在购买之前可能会越小心，那么消费者在两个据称相似的商标之间混淆的可能性就越小。该护理可以是所讨论的商品昂贵和/或具有用户在使用之前将要研究的性质的结果，例如，用户将在家中使用的医疗设备。例如，医师和药剂师被认为是高度聪明和有区分性的公众，因此显示出该人群中混淆的可能性的阈值非常高。
以上确定的第五个因素也是不言而喻的。两个标记共存且没有问题的时间越长，消费者混淆的可能性就越小。
通过依靠这五个因素或其他因素来对抗混淆的可能性可能是有效的，但申请人也应仔细考虑拥有另一个可能在某些方面相似的商标的含义。如果申请人确信商标不仅可以共存，而且商标可以蓬勃发展并为目标消费者所认可，则申请人应继续反对驳回。但是，如果担心使用其他商标可能会稀释申请人的商标，并因此而淡化申请人的品牌，那么申请人可能希望考虑使用替代商标。
如果申请人确实希望考虑替代商标，则必须通过提交新的商标申请来考虑。尽管可以修改商标申请以更改描述和相关的商品与服务，以及在某些情况下提交商标的类别，但通常不允许实际更改商标本身。仅当商标的修改本身获得原始归档的使用样本的支持，并且建议的修改不会实质性地更改商标时，该修改才会被接受。但是，在某些情况下，修改申请以更改商品和服务的描述或国际商标类别，可以有效地克服混淆被拒绝的可能性。
解决混淆可能性的另一种方法是从检查律师所依赖的商标所有者那里获得同意协议。如果申请人选择此路线，则应谨慎确保该协议不会不必要地限制申请人在其可能希望建立品牌的其他领域使用商标的能力。
（2）仅仅是描述性的（或通用的）商标
当律师认为被申请的商标仅是与商标有关的商品和服务的描述性（或通用性）时，审查律师还可以根据15 USC§1502（e）（1）拒绝商标申请  。描述性标记的一个示例是用于住宿预订服务的“床和早餐注册处”标记。申请人可以通过多种方式回应这种拒绝。
申请人可以根据15 USC§1502（f）选择对申请进行修改以主张获得的独特性或次要含义来做出回应。这就要求申请人表明，即使所涉商标可以说是描述性的，但其在商品和服务中的使用已提高到人们认识到的程度，以至于消费者期望与商标一起出售的商品和服务能够对商标进行销售。来自商标所有者。允许使用各种形式的证据来支持该立场，包括先前注册的商标或证明该商标已由申请人在商业上基本上专有且连续使用至少五年的证据。
另一种选择是放弃与使用商标的商品或服务过于紧密相关的商标组成部分。免责声明是指申请人在记录中的声明，即除在商标中使用该术语外，它不主张使用该术语的专有权。例如，通常会要求一家出售纸杯蛋糕并自称为“广场上的纸杯蛋糕”的面包店拒绝使用“纸杯蛋糕”一词。这样可确保不排除其他面包店使用“杯子蛋糕”一词。在商标所有人必须放弃部分商标的范围内，商标所有人应确定这种免责声明是否会对商标在整体品牌策略中的使用产生负面影响。
申请人可以选择的第三种选择是  根据15 USC§1094 修改申请，将其放置在补充注册簿中（相对于主要注册簿而言）。当商标被修改为补充商标时，它给描述性商标时间以获取独特性。补充注册簿上的注册使申请人可以在商业中使用商标上的?符号，并且可以阻止以后提交的申请以混淆相关商品或服务的相似商标。如果申请人没有足够的证据确定商标的独特性，则将商标修改到补充注册簿可以保护申请人在商标中的权利，直到独特性为止（即，则确立了申请人在商业上对商标的实质性专有和连续使用五年或以上。如果随后确立了独特性或次要含义，则申请人可以向主登记簿提出申请，以获取主登记簿的所有保护（例如，补充登记簿上的商标并未传达有效性，所有权和专有权的推定主注册簿上的注册附带的商标的使用权）。
在申请时或在补充登记簿上五年或更长时间后，考虑是否主张已获得的独特性或次要含义时，品牌所有者应考虑其商标作为品牌标识符的真实价值。正如我们在有关商标保护的不同级别的文章中详细讨论的那样，说明性商标可能会在帮助消费者识别与商标相关的商品和服务类型时提供先期价值，但由于商标可能会面临类似情况的竞争者，因此在长期品牌战略中可能更难使用而且该术语可能难以在其他非描述性平台上使用。虽然申请人不一定会因为“仅仅是描述性”而放弃其品牌战略，但遭到“仅仅是描述性”的拒绝的申请人至少应重新评估其品牌战略，然后再对其投入过多。
（3）与商标有关的商品和服务的识别不可接受
根据15 USC§1112和TMEP 1402.01，审查员可以基于对商品和/或服务的识别不足而拒绝商标申请  。在提出这种拒绝时，审查员通常会建议对商品和/或服务的标识进行修改，以克服该拒绝。
建议对商品和/或服务的标识进行的更改通常包括消除主审律师认为含糊的语言。它还可能包括消除一项或多项已识别的商品或服务。由于从标识中删除的商品或服务以后无法添加，因此申请人应仅删除他们从未打算使用的商品或服务。
此外，如果审查员由于在申请中列出的商品和/或服务过于广泛而拒绝商标，申请人可以修改以缩小列出的商品或服务。例如，如果审查员拒绝了“食品服务”中的商标，则申请人可以将商标修改为“自助餐厅人员”，以限制服务。在适当情况下，这种性质的修正也可以用来克服混淆拒绝的可能性。申请人应注意，在起诉期间不得扩大身份。只有缩小商品和服务标识范围的修正才可以接受。
有时商标会因为在一种以上的商品和/或服务中提交而被拒绝。在这种情况下，申请人有三种选择。首先，请记住，商品和/或服务以后不能重新加入，申请人可以将商品和/或服务修改为仅包括一个类别。其次，申请人可以缴纳多于一个类别的商标申请费。如果申请人希望这样做，则将其称为“多类申请”，并且申请人将必须为每个类支付申请费。另一个选择是将应用程序分为两个或多个单独的应用程序。如果分开申请，申请人将必须为每份申请支付申请费。划分应用程序的好处是，如果仅涉及一个类的Office Action未完成，也就是说，新申请的分案申请可能处于注册状态，而不管对原始申请的拒绝。在后两种选择中，申请人将需要考虑其在各个类别中对商标的使用或潜在使用，以及提交多类别或分案申请的成本。拥有单独的应用程序不太可能会影响品牌战略。
结论
在回应“办公室行动”时，希望建立自己品牌的申请人应考虑任何论点和修改对其品牌战略可能产生的影响。目标不仅是获得注册商标，还应建立针对申请人销售产品和服务的商标组合。在记录论据时，申请人应仔细考虑其最终可能希望使用商标的品牌以及其他商品和服务的未来。

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