美国内部法律顾问可以改善国际商标注册流程的4种方法

随着每个法律专业学生的快速学习，法律理论与其在实践中的应用之间存在巨大差异。马德里国际商标注册申请制度是一个很好的例子。从理论上讲，由日内瓦世界知识产权局（WIPO）管理的马德里体系为管理国际商标注册提供了一种简化且成本较低的解决方案。毫无疑问，与以前涉及在每个国家雇用当地律师的系统相比，毫无疑问，已经有了许多改进，而且还会有更多改进。然而，“简化”仍然是一个相对的术语，而对于那些疏忽的人来说，并发症仍然比比皆是！
“少花钱多办事”的压力已经使公司将更多的商标工作引入公司内部的趋势日益增加。这种压力也适用于雇用当地法律顾问并降低搜索成本，同时仍然需要更强大的流程来充分保护公司并支持其目标。从国际商标的角度来看，这是一个很大的要求。那么，您可以如何评估和改进？
 
1清楚了解您开展业务所在国家/地区涉及的基本流程：
与欧盟同时在28个地区提供有效的统一体系的欧盟不同，马德里体系下的申请可以被认为是具有单个申请点的国家注册的集合。虽然您将通过WIPO进行申请，但每个地区的每项申请都将受到该地区IPO的惯例的约束，包括商品和服务说明，不同的“反对派出版物”时间表和使用要求。确定公司和美国系统所需的每个区域之间的关键差异至关重要。
从理论上讲，尽管您可以使用马德里体系来消除各个地区对当地法律顾问的需求，但并不总是得出您应该这样做或从长远来看对您的公司有利的结论。花一些时间参加一些专家网络研讨会，或者与当地法律顾问协商，可以帮助您评估每个地区的风险水平并设定舒适区。
 
2了解您自己的商标组合的性质：
并非所有商标都是相同的，并且跨地区和跨行业，商标的类型将有很大的不同。这将严重影响您的流程决策。例如，在您希望国际保护的商标的情况下：
倾向于量表的描述性目的；
可以选择一些免责声明；
在商品和服务方面非常特殊或有限；
在使用要求方面存在挑战
然后，继续按地区使用本地律师的服务仍然是更好的选择。
 
3成为感兴趣区域内商品和服务描述国际要求的专家：
与商品和服务描述有关的问题可以被视为与国际商标注册有关的最大因素。尽管实际上每个地区都要求“清晰准确”的描述，但实际上如何定义和使用它却千差万别。玛丽·夏皮罗（Mary Shapiro）为INTA公告撰写的书很好地说明了潜在挑战：
“例如，WIPO可以接受涵盖第6类下钥匙链的IR，但是当USPTO审查对这些商品提供保护的要求时，它可能会要求申请人指定制造商品的材料，即是由金属（第6类），贵金属（第14类），人造皮革或皮革（第18类）和/或塑料或其他非金属，非皮革材料（第20类）制成的钥匙链。因此，USPTO只能指定第6类下由金属（不是贵金属）制成的钥匙链。”
尽管上面的示例说明了在美国寻求保护的人所面临的挑战，但它也有其他作用。在上面的示例中，类别为6、14和18的美国注册可能会遇到在其他地区的所有3类下寻求保护的挑战。您的基本申请必须与您的国际申请相符，并且不能更改。在以后为寻求扩大保护范围时，在为美国专利商标局系统和在感兴趣地区实施的美国专利申请制定阶段提供先进的专业知识或建议可以大大缓解缓解昂贵的挑战。
 
4在此过程的早期开始考虑国际注册： 
传统上，公司首先担心其本国地区，然后在以后再考虑国际影响。许多因素促成了这一点。并非只有其中一家是按结果/地区/类别收费的传统搜索供应商。如果您还不确定是否需要国际注册，那是一笔很大的费用。提供无限和固定价格解决方案的最新法律技术发展  已经改变了这方面的思想。但是，还有其他原因：
全球化的加剧意味着在许多行业中，公司将业务模式扩展到其他地区的需求正在增长。
在申请国内商标时，甚至在开发新品牌时，国际战略思维都可以在很大程度上缓解以后遇到的昂贵问题-例如，发现在不同地区将需要一个完全不同的品牌，或者发现存在无法解决的问题。您现有注册中的商品和服务
最重要的是要意识到这一点-即使您不打算将保护范围扩展到美国境外，您的国内商标仍然可能受到另一个寻求扩大其保护范围的地区的先前类似商标的影响甚至取消。通过WIPO移交给美国，他们可以要求优先权。将来，随着此类事件数量的增加，跨地区的基本通关将成为确保甚至在家里也得到保护的必要条件。

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