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您当前的位置： 如何马德里议定书商标注册被拒绝
2021-02-02 15:02:22|
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起点商标网 《马德里议定书》是一个国际申请系统，它使《议定书》的成员能够使用同一精简系统在多个司法管辖区进行申请。尽管此系统通常比在每个国家/地区申请便宜和容易，但马德里议定书申请人在提出将其保护范围扩展到中国时可能会遇到许多常见问题。这些障碍中的一些障碍在申请过程中发生，例如所有权问题，标识问题或混乱的可能性，而其他障碍在批准注册后发生，例如放弃和续订期限。
有效地使用《马德里议定书》和对中国商标法的正确理解可以帮助外国商标所有者在中国建立自己的品牌。以下是避免您拒绝通过《马德里议定书》提交的中国商标申请的提示。
1.在《马德里议定书》申请中正确识别商标的所有者
许多《马德里议定书》应用程序都没有在记录中输入所有所有权信息。在完成《马德里议定书》的备案时，填写表格的律师应注意正确插入所有所有权信息。我们公司看到大量拒绝《马德里议定书》申请的原因仅仅是因为所有权信息未正确填写。中国专利商标局（USPTO）要求申请人在商标申请中包括所有者的姓名，实体形成或公民身份的州/国家，实体类型（如果所有者是组织）和邮寄地址。
USPTO所有权被拒绝的一个示例是“ Office Action”中的以下部分：
“不确定的实体信息-需要澄清”
2.确保《马德里议定书》申请中所列的商品和服务的范围不广
在标识商标下提供的商品或服务时，许多马德里议定书的应用范围都过于广泛。
在中国拒绝马德里议定书商标申请的最常见原因之一是，申请人所使用的产品/服务的描述过于宽泛。中国要求对服务的标识必须清晰明确（一定程度上）。中国专利商标局采用的标准比世界上大多数其他国家都严格。因此，虽然在您的国家/地区可以接受商品/服务的特定标识，但很可能需要将其缩小以适用于中国。
此外，申请人必须在中国商业中针对该申请中确定的每个项目使用当前商标或具有“善意使用”商标 。这意味着，申请人必须在申请书中标识商品/服务在中国内的商业用途上，已采取措施的证据。如果没有，则可以基于“缺乏在中国商业中使用商标的真诚意图。”
3.评估类似中国商标引起的拒绝或冲突的可能性
《马德里议定书》是在中国注册商标的基础，但不能保证注册。一旦提交，《马德里议定书》的申请将受到与常规申请相同的审查，如果事先注册的商标与所申请的商标相混淆，则会被拒绝。
商标所有人应了解在中国使用和注册其商标所涉及的一般风险。这对于常规申请和《马德里议定书》申请都是如此。通过了解这种风险，商标所有者（及其律师）可以精心制作申请，以避免与相似商标可能重叠，或者采用其他策略来降低基于另一商标注册的驳回风险。
在提交《马德里议定书》申请之前，在中国进行全面的商标搜索可能对制定适当的中国商标申请策略非常有帮助。尽管可以使用USPTO的商标电子搜索系统（TESS）来搜索商标申请和注册，但这并不是潜在冲突商标的完整列表。经验丰富的中国商标律师可以在提交申请之前对注册，州注册和“普通法”未注册商标进行全面搜索。这种搜索非常重要，因为其他商标所有者可能拥有与您未在注册的商标相似的商标的合法权益（中国法律授予基于州的注册权和“普通法”使用商标的权利），因此不会显示查找中国商标注册簿。而且，USPTO在分析商标之间“混淆的可能性”的申请时会考虑视觉，声音，含义和整体商业印象，因此对数据库的精确搜索不会显示整个图片。
对两个商标之间“混淆可能性”的评估不仅基于名称是否相似，而且还基于商品或服务是否相似。如果两个申请中的商品和服务重叠，则申请人可能会基于申请商标和已经注册商标之间混淆的可能性而接受注册拒绝。
在制作商品/服务标识时，申请人应考虑该标识是否确实仅反映了在中国用于商业用途的商品或服务，起草商品/服务的狭窄标识可能会阻止USPTO审查员标记商品或服务。基于《马德里议定书》申请人与注册商标的商品或服务的无意重叠而提出的混淆可能性申请。
4.确保在中国继续“使用”商标以避免遗弃请求
《马德里议定书》允许申请人在中国注册商标，其意图是善意使用该商标。但是，如果申请人无法证明该商标在中国的商业用途中，或者没有提交适当的续展文件，则商标有被“放弃”的风险，并且注册被取消（续展截止日期请参见下文）。 ）根据中国法律，如果商标注册发出后连续三年未在商业中使用，则假定商标注册被放弃。如果三年过去了，注册人必须有一个在中国不使用该商标的可辩解理由，例如大型工厂检修，贸易禁运或类似措施。但是，需求减少并不是可原谅不使用的原因。
最重要的是确保商标在商业中“连续”使用，并且在没有明确的恢复使用意图的情况下，长时间不中断这种使用。
5.注意通过马德里议定书申请注册的中国商标的更新期限
根据《马德里议定书》提交的申请必须遵守某些续展期限，以维持商标注册。如果未提交这些续订文件，则将放弃注册。
马德里议定书注册项下的首次续签，即“根据第71条声明使用和可辩解不使用的声明”，应在初始注册日期之后的第五年至第六年之间进行。或者，马德里注册人可以提交“使用和Incontestability的联合宣言所第71和15，如果它继续用于商业在主注册登记的标志连续五年登记之日起。在补充注册簿上注册的商标不符合第15条不可竞争性申请的资格。
第二次续展申请应在初始注册日期的周年纪念日起十年后到期。此后每十年应提交后续续展申请。中国政府不会提醒注册人即将进行的续期，并且不会给予延期（除了六个月的宽限期需要额外收费外）。责任由注册人承担，如果错过续展，注册将自动被取消。
结论
重要的是，只有中国律师才能代表国际客户回应Office Action。即使申请人的本地律师可能已在原籍国提交了原始注册， 外国律师也无法在中国进行申请 ， 也无法就中国的申请提供法律咨询。 《马德里议定书》的申请人必须在没有外国律师或代理人建议的情况下自行提交文件，或必须雇用中国律师。
有效地使用《马德里议定书》和对中国商标法的正确理解可以帮助外国商标所有者在中国建立自己的品牌。以下是避免您拒绝通过《马德里议定书》提交的中国商标申请的提示。
1.在《马德里议定书》申请中正确识别商标的所有者
许多《马德里议定书》应用程序都没有在记录中输入所有所有权信息。在完成《马德里议定书》的备案时，填写表格的律师应注意正确插入所有所有权信息。我们公司看到大量拒绝《马德里议定书》申请的原因仅仅是因为所有权信息未正确填写。中国专利商标局（USPTO）要求申请人在商标申请中包括所有者的姓名，实体形成或公民身份的州/国家，实体类型（如果所有者是组织）和邮寄地址。
USPTO所有权被拒绝的一个示例是“ Office Action”中的以下部分：
“不确定的实体信息-需要澄清”
2.确保《马德里议定书》申请中所列的商品和服务的范围不广
在标识商标下提供的商品或服务时，许多马德里议定书的应用范围都过于广泛。
在中国拒绝马德里议定书商标申请的最常见原因之一是，申请人所使用的产品/服务的描述过于宽泛。中国要求对服务的标识必须清晰明确（一定程度上）。中国专利商标局采用的标准比世界上大多数其他国家都严格。因此，虽然在您的国家/地区可以接受商品/服务的特定标识，但很可能需要将其缩小以适用于中国。
此外，申请人必须在中国商业中针对该申请中确定的每个项目使用当前商标或具有“善意使用”商标 。这意味着，申请人必须在申请书中标识商品/服务在中国内的商业用途上，已采取措施的证据。如果没有，则可以基于“缺乏在中国商业中使用商标的真诚意图。”
3.评估类似中国商标引起的拒绝或冲突的可能性
《马德里议定书》是在中国注册商标的基础，但不能保证注册。一旦提交，《马德里议定书》的申请将受到与常规申请相同的审查，如果事先注册的商标与所申请的商标相混淆，则会被拒绝。
商标所有人应了解在中国使用和注册其商标所涉及的一般风险。这对于常规申请和《马德里议定书》申请都是如此。通过了解这种风险，商标所有者（及其律师）可以精心制作申请，以避免与相似商标可能重叠，或者采用其他策略来降低基于另一商标注册的驳回风险。
在提交《马德里议定书》申请之前，在中国进行全面的商标搜索可能对制定适当的中国商标申请策略非常有帮助。尽管可以使用USPTO的商标电子搜索系统（TESS）来搜索商标申请和注册，但这并不是潜在冲突商标的完整列表。经验丰富的中国商标律师可以在提交申请之前对注册，州注册和“普通法”未注册商标进行全面搜索。这种搜索非常重要，因为其他商标所有者可能拥有与您未在注册的商标相似的商标的合法权益（中国法律授予基于州的注册权和“普通法”使用商标的权利），因此不会显示查找中国商标注册簿。而且，USPTO在分析商标之间“混淆的可能性”的申请时会考虑视觉，声音，含义和整体商业印象，因此对数据库的精确搜索不会显示整个图片。
对两个商标之间“混淆可能性”的评估不仅基于名称是否相似，而且还基于商品或服务是否相似。如果两个申请中的商品和服务重叠，则申请人可能会基于申请商标和已经注册商标之间混淆的可能性而接受注册拒绝。
在制作商品/服务标识时，申请人应考虑该标识是否确实仅反映了在中国用于商业用途的商品或服务，起草商品/服务的狭窄标识可能会阻止USPTO审查员标记商品或服务。基于《马德里议定书》申请人与注册商标的商品或服务的无意重叠而提出的混淆可能性申请。
4.确保在中国继续“使用”商标以避免遗弃请求
《马德里议定书》允许申请人在中国注册商标，其意图是善意使用该商标。但是，如果申请人无法证明该商标在中国的商业用途中，或者没有提交适当的续展文件，则商标有被“放弃”的风险，并且注册被取消（续展截止日期请参见下文）。 ）根据中国法律，如果商标注册发出后连续三年未在商业中使用，则假定商标注册被放弃。如果三年过去了，注册人必须有一个在中国不使用该商标的可辩解理由，例如大型工厂检修，贸易禁运或类似措施。但是，需求减少并不是可原谅不使用的原因。
最重要的是确保商标在商业中“连续”使用，并且在没有明确的恢复使用意图的情况下，长时间不中断这种使用。
5.注意通过马德里议定书申请注册的中国商标的更新期限
根据《马德里议定书》提交的申请必须遵守某些续展期限，以维持商标注册。如果未提交这些续订文件，则将放弃注册。
马德里议定书注册项下的首次续签，即“根据第71条声明使用和可辩解不使用的声明”，应在初始注册日期之后的第五年至第六年之间进行。或者，马德里注册人可以提交“使用和Incontestability的联合宣言所第71和15，如果它继续用于商业在主注册登记的标志连续五年登记之日起。在补充注册簿上注册的商标不符合第15条不可竞争性申请的资格。
第二次续展申请应在初始注册日期的周年纪念日起十年后到期。此后每十年应提交后续续展申请。中国政府不会提醒注册人即将进行的续期，并且不会给予延期（除了六个月的宽限期需要额外收费外）。责任由注册人承担，如果错过续展，注册将自动被取消。
结论
重要的是，只有中国律师才能代表国际客户回应Office Action。即使申请人的本地律师可能已在原籍国提交了原始注册， 外国律师也无法在中国进行申请 ， 也无法就中国的申请提供法律咨询。 《马德里议定书》的申请人必须在没有外国律师或代理人建议的情况下自行提交文件，或必须雇用中国律师。
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