商标法律警示-即使是加拿大律师和代理人也需要美国律师

2021-02-02 05:02:39|

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自2008年以来，无论美国专利商标局（USPTO）给予加拿大律师和代理人代表加拿大住所的相互认可，现在也必须任命一名合格的美国律师。
商标规则变更
在美国居住的个人，是商标申请人，注册人或商标诉讼的一方，可以在USPTO和商标审判与上诉委员会（TTAB）面前代表自己。公司或希望为此目的派代表出任美国人士，必须聘请在美国各州（包括哥伦比亚特区或任何联邦政府）最高法院的信誉良好的现役律师或美国领土）。
但是，自2008年以来，《商标业务规则》实质上规定，非住所地的商标申请人，注册人或当事方可由非美国居民的任何律师或代理人在USPTO代理。是一个积极的成员在之前良好的信誉商标在他或她所居住和做法，以及谁拥有良好的道德品质和声誉的国家办事处，只要该商标该国与美国专利商标局的办公室已达成正式谅解，以便实质性的相互特权。商标实务规则11.14（c）（1），37 CFR§11.14（c）（1）。迄今为止，只有加拿大的律师和代理人得到了相互认可，目前还没有计划将其扩展到其他国家。
自2019年8月3日起，新增加的部分作为《商标业务规则》第11.14（c）（2），37 CFR§11.14（c）（2）。它实质上规定，在任何商标事项中，根据（c）（1）款授权的律师或代理人（即加拿大律师或代理人）代表申请人，注册人或程序的一方，还必须指定美国律师作为代表，向美国专利商标局提交文件并与之通信。在根据马德里议定书（加拿大最近加入）提交的加拿大申请中，有例外情况，直到对马德里体系进行更新以允许指定美国律师为止。
作为要求非美国申请人（不仅仅是加拿大住所的人）任命美国律师的原因，USPTO引用了“大量”文件，据估计，这些文件在过去几年中成千上万未经授权的外国个人或实体提供非法，不完整或不准确信息的建议。教育工作效率低下，受污染的申请给美国专利商标局有限的资源增加了负担，美国专利商标局对此的补救措施也很有限，美国专利商标局预计，实施该规则将使商标注册更加准确可靠。
优先裁定
在Cloudworks Consulting Services Inc.诉Ongoing Operations，LLC的第92073144号撤消案（TTAB，2020年2月21日）中，一家以加拿大多伦多市为住所的加拿大公司以下列理由，要求取消CLOUDWORKS＆DESIGN的计算机服务注册：欺诈和遗弃。请愿人由加拿大商标代理人代理，该代理人是美国专利商标局的授权代表。但是，请愿人尚未任命合格的美国律师来提交请愿书以将其注销。
根据商标规则11.14（c）（2），一名中间律师于2020年2月21日发布了TTAB的2?页优先权命令。他中止了取消程序，并命令请愿人在30天内任命一名美国律师。未能做到这一点的他说，可能会采取进一步的行动，导致取消撤消。
外卖
与其他非美国住所一样，加拿大住所必须指定合格的美国律师在所有USPTO和TTAB程序中提交文件，即使该文件也由公认的加拿大律师或代理人代表（马德里规则下的任何申请除外）暂时的协议）。
USPTO和TTAB将仅与美国律师联系。
获得认可的加拿大代表可以为加拿大客户提供建议，接受和捍卫证词，进行和解谈判，以及进行幕后活动，例如收集证据，准备摘要草稿和进行和解谈判。它是否也可能与美国专利商标局的审查律师进行电话交谈，或者在TTAB之前进行口头辩论，还有待观察。

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