最高法院裁定商标侵权案件中的获利裁决无需故意

2021-02-02 05:02:37|

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2020年4月23日，在Romag Fasteners，Inc.诉Fossil Group，Inc.案中，美国最高法院裁定，商标所有人不必证明故意侵权即可收回侵权人的利润。这项一致的裁决解决了联邦上诉法院之间长期以来的分歧，并取代了某些明确的规则，随后是某些法院对侵权人的精神状态何时上升到该侵权人的利润可收回的适当水平进行了更为不确定的询问。
背景
该案源于销售用于皮革制品的磁性按扣的Romag Fasteners，Inc.与设计，营销和分销各种时尚配饰的Fossil Group，Inc.之间的纠纷。Romag和Fossil是协议的缔约方，该协议允许Fossil在其手袋和其他产品中使用Romag的紧固件。在得知Fossil雇用的工厂生产其产品使用伪造的Romag紧固件后，Romag 在2010年向美国康涅狄格州地方法院起诉Fossil 商标侵权。
关于商标侵权问题，陪审团裁定Romag胜诉，并判给Romag 670万美元的化石利润。陪审团裁定，Fossil在“无视” Romag 商标权的情况下采取了行动，而且还发现Fossil在出售侵权产品时没有“故意”采取行动。
尽管有陪审团作出裁决，但地方法院拒绝以第二巡回法院的判例要求故意裁定被告的利润为由判给化石的利润。Romag向联邦巡回上诉，联邦巡回上诉法院确认了地方法院的裁决，促使Romag向美国最高法院申请证明书。
决断
戈索奇法官在为美国最高法院达成一致的意见中认为，虽然在决定是否判给利润时可以考虑精神状态，但没有明确的规则认为原告需要证明自己是故意的。法院的推理基本上是法定解释之一。联邦商标法（《兰纳姆法》（Lanham Act））充斥着侵权人的精神状态，而故意行为是根据第1125（c）条适用于商标稀释的诉讼中获利的明示前提。但是，由于没有根据第1125（a）条就商标侵权获得的利润追回精神状态，因此，法院认为没有这样的要求。
法院拒绝将这种“僵化的前提条件”解读为法规的含义。法院指出，《兰纳姆法》第1117（a）节规定，商标侵权的补救措施“受公平原则的约束”，不足以强加故意收回利润的要求。该条款建议应考虑侵权人的精神状态，但这已尽其所能。在根据1905年《商标法》审查判例法时，戈索奇大法官指出，历来法院在无意授予利润方面存在分歧。最终，法院撤消了判决，并将案件退回联邦巡回法院。
注释
通过取消故意将其作为追回侵权人利润的途径，Romag可能会给整个美国潜在的商标侵权原告提供更多提起诉讼的动机。该裁决还可能使商标所有者在诉讼之外行使其权利，因为获得利润的前景可能会影响被告解决他们可能会在法庭上辩护的主张。
但是，尚不清楚恢复侵权者的利润需要何种特定的心理状态。罗马涅（Romag）法院已经明确指出，侵权者“无情地漠视”，除了故意侵权之外，还使侵权者丧失了其利润。但是，尚不清楚侵权者的精神状态是否比“无情的漠视”（例如无视商标所有者的权利的疏忽大意）要受罪，是否会遭受其利润损失。然而，在罗马格（Romag）的多数意见中，索托马约尔（Sotomayor）法官的同意肯定地指出，无辜的侵权者仍然不应遭受利润损失。

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