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您当前的位置： 美国最高法院驳回商标诉讼中的“辩护排除”
2021-02-02 02:02:37|
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起点商标网 2020年5月14日，美国最高法院解决了电路分裂，发现诉讼抗辩任何阻止，必须符合传统既判力原则，裁定幸运品牌斜纹股份有限公司（乐凯品牌）没有从维护其防御排除在针对Marcel Fashions Group，Inc.（Marcel）的长期商标诉讼中。最高法院在Lucky Brand Dungarees，Inc.等人的判决中。诉Marcel Fashions Group，Inc.，590 US ___（2020），对所有诉讼人都有实质性影响，但正如法院指出的那样，在商标范围内，支持主张或抗辩的有关事实可能会发生变化，这一点尤其重要。在短时间内大幅度地增加。
背景
Marcel和Lucky Brand相互提起诉讼已有将近20年的时间。Marcel于2001年首次提起诉讼，指控Lucky Brand侵犯了Marcel的“ Get Lucky”商标。双方于2003年达成和解，Lucky Brand同意避免使用“ Get Lucky”一词，Marcel宣布了有关Lucky Brand使用其他商标（包括“ Lucky”一词）且不带“ Get”（包括“ “幸运品牌”标志。
2005年，Lucky Brand提起诉讼，声称Marcel非法复制了Lucky Brand的设计和徽标。马塞尔（Marcel）提出反诉，声称幸运品牌继续违反和解协议使用“获取幸运”一词。纽约南区美国地方法院驳回了Lucky Brand提出的撤职动议，驳回了Marcel在2003年和解协议中对Lucky Brand提出的主张的说法。地方法院最终于2009年对马塞尔（Marcel）进行了部分即决判决，永久禁止“幸运品牌”（Lucky Brand）使用“ Get Lucky”一词。
2011年，Marcel再次起诉Lucky Brand，声称Lucky Brand的商标（包括“ Lucky”一词）侵犯了“ Get Lucky”商标，并违反了地方法院在2005年诉讼中的命令。Lucky Brand提出驳回意见，认为Marcel已在2003年和解协议中释放了此类要求。地方法院批准了驳回动议的动议，驳回了马塞尔（Marcel）的主张，即Lucky Brand不能援用释放辩护的说法，因为在2005年的诉讼中并未完全追究该辩护。
2018年，美国第二巡回上诉法院推翻了判决，认为幸运品牌被排除在根据其所谓的“辩护排除”原则而主张释放辩护的情况下。第二巡回法院将这一学说描述为被告可以针对原告主张的众所周知的问题排除学说的推论，并指出其禁止被告主张应提早提出的未经诉讼的辩护。为此，第二巡回法院在第九，第十一和联邦巡回法院的事先决定下创建了一个分裂。在2019年，最高法院裁定certiorari解决有关“如果有的话，索赔排除适用于以后的诉讼中提出的抗辩”的分歧。
最高法院的裁决
在一项一致裁定中，美国最高法院裁定，幸运牌并未被禁止主张其辩护，因为2011年的诉讼和2005年的诉讼没有共同的执行事实核心。
法官索尼亚·索托马约尔（Sonia Sotomayor）为法院撰文解释说，最高法院从未承认“辩护排除”是一项独立原则。相反，任何排除辩护的条件都必须满足以下两个既有裁决学说的要求：发布排除或主张排除。由于案件排除与本案无关，因此法院进行了索赔排除分析。
法院澄清说，只有在“两起诉讼的诉讼因由相同，即它们具有共同的执行事实核心”的情况下，抗辩权才可被排除在索赔排除之外。在这种情况下，Lucky Brand不会被禁止主张其释放辩护，因为这两个有争议的诉讼“基于不同的行为，涉及不同的商标，在不同的时间发生”。
法院指出，在2005年的诉讼中，Marcel指控Lucky Brand侵犯了Marcel的“ Get Lucky” 商标使用短语“ Get Lucky”。然而，2011年的诉讼仅指控Lucky Brand对其包含“ Lucky”一词的商标的使用构成侵权。因此，由于诉讼涉及不同的商标，法院认为没有风险“在第二项诉讼中作出不同的判决会损害或破坏在第一项诉讼中作出的判决所确立的权利或利益。” 法院还指出，据称在2011年诉讼中的侵权行为是在2005年诉讼结束后发生的。因此，由于2011年和2005年的诉讼缺乏执行事实的共同核心，法院认为，要求排除诉讼并不能阻止Lucky Brand断言其对Marcel 在2003年和解协议中释放其商标要求的辩护。
法院还解释说，排除在外权利要求并不能防止基于首次提起申诉之后的事件提出的要求，并指出该原则在商标背景下尤其重要，“在这种情况下，商标的可执行性和商标之间混淆的可能性通常会发现随时间变化的外部事实。” 法院进一步指出，第二巡回法院裁定，Marcel在2011年诉讼中的要求并未受到其在2005年诉讼中的要求的限制。相应地，由于“ 商标侵权责任打开了可以逐年急剧变化的市场现实”，法院裁定，2005年的诉讼不能阻止Lucky Brand在2011年诉讼中的辩护。
展望未来
展望未来，考虑主张反对方不能提出特定辩护的论点的诉讼人必须确保论点满足问题排除或要求排除的要求。
具体地说，在商标背景下，法院讨论了要求排除在商标侵权行为中的重要性，并着眼于“随时间变化的外部事实”，这为商标所有者提供了一把双刃剑。一方面，这种讨论强化了商标的原则所有者可能会随后针对屡次侵权的人提起诉讼，即使围绕起先提起诉讼的事实和情况乍一看似乎与先前提起的诉讼相类似。另一方面，法院的裁决允许连环侵权人可以就随后的诉讼中的辩护在苹果身上多咬一口，即使在较早的诉讼中可以提供相同的辩护。为避免此结果，商标所有者可以考虑在初审中或作为和解协议的一部分寻求更广泛的禁令，并试图对先前的侵权者强制执行先前的判决，而不是提出可能容易受到先前未主张抗辩的新投诉。
背景
Marcel和Lucky Brand相互提起诉讼已有将近20年的时间。Marcel于2001年首次提起诉讼，指控Lucky Brand侵犯了Marcel的“ Get Lucky”商标。双方于2003年达成和解，Lucky Brand同意避免使用“ Get Lucky”一词，Marcel宣布了有关Lucky Brand使用其他商标（包括“ Lucky”一词）且不带“ Get”（包括“ “幸运品牌”标志。
2005年，Lucky Brand提起诉讼，声称Marcel非法复制了Lucky Brand的设计和徽标。马塞尔（Marcel）提出反诉，声称幸运品牌继续违反和解协议使用“获取幸运”一词。纽约南区美国地方法院驳回了Lucky Brand提出的撤职动议，驳回了Marcel在2003年和解协议中对Lucky Brand提出的主张的说法。地方法院最终于2009年对马塞尔（Marcel）进行了部分即决判决，永久禁止“幸运品牌”（Lucky Brand）使用“ Get Lucky”一词。
2011年，Marcel再次起诉Lucky Brand，声称Lucky Brand的商标（包括“ Lucky”一词）侵犯了“ Get Lucky”商标，并违反了地方法院在2005年诉讼中的命令。Lucky Brand提出驳回意见，认为Marcel已在2003年和解协议中释放了此类要求。地方法院批准了驳回动议的动议，驳回了马塞尔（Marcel）的主张，即Lucky Brand不能援用释放辩护的说法，因为在2005年的诉讼中并未完全追究该辩护。
2018年，美国第二巡回上诉法院推翻了判决，认为幸运品牌被排除在根据其所谓的“辩护排除”原则而主张释放辩护的情况下。第二巡回法院将这一学说描述为被告可以针对原告主张的众所周知的问题排除学说的推论，并指出其禁止被告主张应提早提出的未经诉讼的辩护。为此，第二巡回法院在第九，第十一和联邦巡回法院的事先决定下创建了一个分裂。在2019年，最高法院裁定certiorari解决有关“如果有的话，索赔排除适用于以后的诉讼中提出的抗辩”的分歧。
最高法院的裁决
在一项一致裁定中，美国最高法院裁定，幸运牌并未被禁止主张其辩护，因为2011年的诉讼和2005年的诉讼没有共同的执行事实核心。
法官索尼亚·索托马约尔（Sonia Sotomayor）为法院撰文解释说，最高法院从未承认“辩护排除”是一项独立原则。相反，任何排除辩护的条件都必须满足以下两个既有裁决学说的要求：发布排除或主张排除。由于案件排除与本案无关，因此法院进行了索赔排除分析。
法院澄清说，只有在“两起诉讼的诉讼因由相同，即它们具有共同的执行事实核心”的情况下，抗辩权才可被排除在索赔排除之外。在这种情况下，Lucky Brand不会被禁止主张其释放辩护，因为这两个有争议的诉讼“基于不同的行为，涉及不同的商标，在不同的时间发生”。
法院指出，在2005年的诉讼中，Marcel指控Lucky Brand侵犯了Marcel的“ Get Lucky” 商标使用短语“ Get Lucky”。然而，2011年的诉讼仅指控Lucky Brand对其包含“ Lucky”一词的商标的使用构成侵权。因此，由于诉讼涉及不同的商标，法院认为没有风险“在第二项诉讼中作出不同的判决会损害或破坏在第一项诉讼中作出的判决所确立的权利或利益。” 法院还指出，据称在2011年诉讼中的侵权行为是在2005年诉讼结束后发生的。因此，由于2011年和2005年的诉讼缺乏执行事实的共同核心，法院认为，要求排除诉讼并不能阻止Lucky Brand断言其对Marcel 在2003年和解协议中释放其商标要求的辩护。
法院还解释说，排除在外权利要求并不能防止基于首次提起申诉之后的事件提出的要求，并指出该原则在商标背景下尤其重要，“在这种情况下，商标的可执行性和商标之间混淆的可能性通常会发现随时间变化的外部事实。” 法院进一步指出，第二巡回法院裁定，Marcel在2011年诉讼中的要求并未受到其在2005年诉讼中的要求的限制。相应地，由于“ 商标侵权责任打开了可以逐年急剧变化的市场现实”，法院裁定，2005年的诉讼不能阻止Lucky Brand在2011年诉讼中的辩护。
展望未来
展望未来，考虑主张反对方不能提出特定辩护的论点的诉讼人必须确保论点满足问题排除或要求排除的要求。
具体地说，在商标背景下，法院讨论了要求排除在商标侵权行为中的重要性，并着眼于“随时间变化的外部事实”，这为商标所有者提供了一把双刃剑。一方面，这种讨论强化了商标的原则所有者可能会随后针对屡次侵权的人提起诉讼，即使围绕起先提起诉讼的事实和情况乍一看似乎与先前提起的诉讼相类似。另一方面，法院的裁决允许连环侵权人可以就随后的诉讼中的辩护在苹果身上多咬一口，即使在较早的诉讼中可以提供相同的辩护。为避免此结果，商标所有者可以考虑在初审中或作为和解协议的一部分寻求更广泛的禁令，并试图对先前的侵权者强制执行先前的判决，而不是提出可能容易受到先前未主张抗辩的新投诉。
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